MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA
Mediante
escrito presentado ante esta Sala el 15 de abril de 1994, los abogados Cecilia Acosta
Mayoral, Rafael Guevara Mata y Marianella Corsi, inscritos en el Inpreabogado
bajo los números 26.422, 14.544 y 47.298, respectivamente, actuando como
apoderados judiciales de la sociedad mercantil THE COCA-COLA COMPANY, domiciliada en Atlanta, Estado de Georgia,
Estados Unidos de América, interpusieron recurso contencioso administrativo de
nulidad contra el acto administrativo emanado del Director General del
Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Producción y el Comercio),
actuando por delegación del Ministro,
contenido en la Resolución N° 774 del 07 de abril de 1992, publicada en
el Boletín N° 375, Tomo II, del 15 de octubre de 1993, por el cual negó el
registro de la marca “HI-C”, confirmando así la Resolución N° 1.677 del 13 de septiembre de 1989, dictada por el
Registrador de la Propiedad Industrial, publicada en el Boletín N° 360, del 15 de septiembre de
1991.
El 26 de abril de 1994 se
dio cuenta en Sala y por auto de igual fecha ordenó oficiar al Ministerio de
Fomento, solicitándole la remisión del expediente administrativo
correspondiente, el cual fue recibido el 26 de julio de ese año.
El 13 de octubre de 1994, el
Juzgado de Sustanciación admitió la demanda y acordó notificar a los ciudadanos
Fiscal General de la República y Procurador General de la República así como
oficiar al Ministro de Fomento. Igualmente, se previó que una vez practicadas
las notificaciones ordenadas, se libraría el cartel al que alude el artículo
125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Librado,
retirado, publicado y consignado el cartel, el 17 de enero de 1995, la abogada
Cecilia Acosta Mayoral, apoderada judicial de THE COCA- COLA COMPANY, consignó
escrito de promoción de pruebas.
Por
auto del 14 de febrero de 1995, el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas
promovidas; designó al ciudadano Alejandro Bratulesco, intérprete público, a
fin de que tradujese los documentos señalados en el escrito del 17 de enero de
1995, y al ciudadano Ricardo Hernández para que modificase “al sistema VHS o
Betamax, el cassette consignado” junto con el aludido escrito.
Concluida la sustanciación, se ordenó remitir el expediente
a la Sala, donde se dio cuenta el 03 de mayo de 1995 y se designó ponente al
Magistrado Humberto J. La Roche, fijándose el quinto día de despacho para
comenzar la relación.
El 1º de junio de 1995 tuvo lugar el acto de informes,
compareciendo las abogadas Cecilia Acosta Mayoral, apoderada judicial de THE
COCA-COLA COMPANY, y Josefa Urdaneta de Laouchez, representante de la
Procuraduría General de la República, quienes consignaron por Secretaría sus
conclusiones, mediante sendos escritos que fueron agregados a los autos.
El 20 de julio de 1995 terminó la relación en este juicio
y se dijo “vistos”.
El 18 de noviembre 1997 se reasignó la ponencia a la
Magistrada Hildegard Rondón de Sansó
El 11 de agosto de 1998, la abogada Luisa Elena Flores
Petit, Fiscal del Ministerio Público, designada para actuar ante la Corte Suprema de Justicia en Pleno y ante su
Sala Político-Administrativa, consignó la opinión de dicho órgano acerca del
presente asunto.
Por cuanto no se logró la mayoría requerida para la
aprobación de la ponencia presentada por la Magistrada Hildegard Rondón de
Sansó, aquélla fue reasignada a la
Magistrada Cecilia Sosa Gómez el 10 de agosto de 1999.
El 23 de septiembre de 1999, se reconstituyó la Sala
Político-Administrativa, reasignándose nuevamente la ponencia; esta vez, a la
Magistrada Belén Ramírez Landaeta.
Por cuanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999,
estableció un cambio en la estructura y denominación de este Máximo Tribunal y
en virtud de que la Asamblea Nacional Constituyente, mediante Decreto de fecha
22-12-99, designó a los Magistrados que
lo conformarían, el 10 de enero de 2000 se constituyó la Sala
Político-Administrativa, se ordenó la continuación de la presente causa en el
estado en que se encontraba y el 10 de agosto de 2000, se designó ponente al
Magistrado Levis Ignacio Zerpa.
Mediante
sendas diligencias de fechas 11 de noviembre de 1997, 13 de agosto de 1998, 12 de agosto de 1999, 09 de agosto de 2000,
la parte actora solicitó a esta Sala que dictara sentencia.
En virtud de la designación
de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero, y la
ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional en
Sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial Nº
37.105 del 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala
Político-Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se ratificó como
Ponente al Magistrado antes indicado, quien con tal carácter suscribe el
presente fallo.
Del escrito presentado por los apoderados judiciales de
THE COCA- COLA COMPANY y de los documentos que componen el presente expediente
se extrae que el 29 de octubre de 1985, la recurrente solicitó el registro de
la marca comercial “HI-C”, para distinguir “aguas minerales y gaseosas, naturales y
artificiales y otras bebidas no alcohólicas, jarabes”, Clase 45.
El 06 de mayo de
1987, el apoderado de la sociedad mercantil HIT DE VENEZUELA, S.A., propietaria
de la marca de fábrica denominada “HIT”, formuló oposición contra
la mencionada solicitud de registro, alegando que la marca cuya
protección se demandada estaba “incursa dentro de las prohibiciones
contempladas en los ordinales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial”.
En fecha 10 de agosto de 1998 THE COCA-COLA COMPANY contestó la anterior oposición, indicando
que la misma debía ser declarada sin lugar por cuanto no existía confusión ni
similitud entre las marcas “HI-C” y “HIT”.
El 13 de septiembre de 1989, el Registro de la Propiedad
Industrial del Ministerio de Fomento, mediante Resolución N°1.677, publicada en
el Boletín de la Propiedad Industrial N° 360 del 16 de septiembre de 1991,
declaró con lugar la oposición planteada por el representante de la sociedad
mercantil HIT DE VENEZUELA, S.A., y negó el registro solicitado. De esta
decisión apeló la parte actora el 20 de septiembre de 1991 ante el Ministro de
Fomento.
El 07 de abril de 1992, el Director General del
Ministerio de Fomento, actuando por delegación de atribuciones del Ministro,
mediante Resolución N° 774, se
pronunció acerca de la aludida impugnación, en los siguientes términos:
“Que este Despacho comparte el criterio registral
por cuanto una vez realizada una visión de conjunto o sintética operando con la
totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y
gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta la totalidad de letras que forman los vocablos de las marcas
en pugna, siendo en el presente caso “HI-C” la marca solicitada y “HIT’ la
marca registrada, resulta evidente que entre ellas existen suficientes
semejanzas gráficas y fonéticas como para evitar su coexistencia en el mercado,
ya que la marca comercial solicitada reproduce a la registrada con la única
variación de haber incluido un guión en la palabra y sustituir la letra ‘T’ por
la letra ‘C’, modificación ésta que no resulta suficiente para atribuirle el
carácter de originalidad y novedad necesaria, según el artículo 27 de la Ley de
Propiedad Industrial a la marca solicitada, lo que además aparece reforzado por
la situación de que al fonetizarse tienen una pronunciación muy similar, tanto
que ello conduciría al resultado de ser confundibles en el mercado.
Por otra parte, ha sido
criterio constante y reiterado de este Despacho al momento de interpretar los
artículos 32 y 82 de la Ley de Propiedad Industrial, el verificar tanto la
similitud terminológica en sus aspectos gráficos y fonéticos como la analogía
de productos, para valorar el parecido de las marcas y determinar el grado de
confusión o error que puedan generar. En este sentido, ha sido diáfano el
criterio de que cuando las marcas son parecidas o idénticas para distinguir
diferentes clases, hay que examinar los productos que amparan y si los mismos son análogos o están
relacionados, la marca no podrá registrarse por configurarse los supuestos
previstos en los ordinales 11) y 12) del artículo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial.
(Omissis)
En el caso que nos ocupa, las marcas en pugna
presentan gran similitud, tanto terminológica como en la clase de productos que
pretenden distinguir, por cuanto la marca solicitada distingue: Aguas minerales
y gaseosas, naturales y artificiales y otras bebidas no alcohólicas, al igual
que la registrada, lo que necesariamente conlleva el posible riesgo de error
sobre la procedencia y cualidad de los productos, los cuales se venden en los
mismos establecimientos utilizando los mismos canales de comercialización y
difusión.
Igualmente, si tomamos en consideración que las
normas establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, son de orden público, se
deduce que su protección va dirigida más que a intereses individuales a un
interés público, como es el de evitar que la masa de consumidores pueda ser
inducida a error o equivocación por el parecido entre marcas comerciales que
compiten en el mercado. Asimismo, vale la pena destacar en el presente caso que
las disposiciones contempladas en los ordinales 11) y 12) del artículo 33 de la
Ley de Propiedad Industrial, prohiben el registro de una marca que se parezca
gráfica y fonéticamente a otra ya registrada, o que pueda prestarse a confusión
con otra marca ya registrada, o que pueda inducir a error por indicar una falsa
procedencia o cualidad, por lo tanto la marca comercial solicitada no reúne los
caracteres de novedad y originalidad necesarios para la concesión de un nuevo
registro, tal como lo prevé el artículo 27 de la Ley que rige la materia.”
En criterio de los representantes de la recurrente, el
acto parcialmente transcrito, objeto de la presente demanda de nulidad, fue
dictado por un funcionario manifiestamente incompetente, al cual no le había
sido atribuida expresamente, como lo exige el Reglamento de Delegación de Firma
de los Ministros del Ejecutivo Nacional, la potestad para resolver las
apelaciones interpuestas por ante el Ministro de Fomento.
Señalan, asimismo, que la Resolución Nº 744 se fundamentó
en un falso supuesto y que contiene una motivación errónea. En este sentido,
denuncian que aquélla no evaluó el argumento relativo al registro que sobre la
marca de fábrica “HI-C” tiene la demandante desde el 28 de febrero de 1958,
para distinguir productos análogos a los que serían amparados por la marca
solicitada “y al hecho evidente de que dicha marca ha coexistido con la
marca “HIT’, propiedad de la empresa opositora, por más de treinta años”.
Estiman que al
omitir pronunciarse acerca de lo anterior, la Administración se apartó del
criterio pacífico que hasta esa fecha había sostenido, conforme al cual “no
hay inconveniente en otorgar marcas iguales o parecidas al mismo titular,
tratándose de una extensión del registro ya otorgado”, vulnerando así lo
establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos. Como prueba de dicho argumento, transcriben parcialmente
Resoluciones números 151, 163 y 165 de 1993 y 048 de 1994 dictadas por el Servicio Autónomo de
Registro de la Propiedad Industrial.
Concluyen que “el Ministerio de Fomento, al cambiar de
criterio con esta Decisión Nº 0774, que declaró sin lugar la apelación
interpuesta por nuestra representada, modificó totalmente sus precedentes, sin
que su decisión sea más favorable a los administrados. De modo que esta
conducta, hace suponer la desviación de poder por parte de la Administración,
que determina, también por este motivo, la nulidad del acto impugnado.”
Igualmente, alegan que el Ministerio de Fomento
contrarió la doctrina administrativa de ese mismo despacho y la jurisprudencia
de este Alto Tribunal en relación con
la valoración de las marcas complejas. Citando
sentencia de esta Sala del 14 de junio de 1984, y resoluciones números 45 y 48
de 1993 del Servicio Autónomo de Registro de la Propiedad Industrial, señalan
que la comparación entre las marcas “HI-C” y “HIT” no ha debido hacerse
mediante un simple análisis gramatical, sino tomando en cuenta el efecto del
conjunto que ofrecen los elementos constitutivos de las mismas, pues “…el comprador general, no entra en
comparaciones minuciosas de los vocablos y figuras que integran las marcas
complejas, sino que atiende a la impresión instantánea que le produce el efecto
del conjunto…”.
En este sentido, precisan que
la marca propiedad de la opositora es compleja y consiste “en la palabra ‘HIT’ escrita con letras ovaladas adelgazadas en su parte inferior y
rodeadas por un triángulo equilátero que descansa sobre uno de sus vértices, el
cual en su parte superior está abierto a fin de que sobresalgan las letras
‘HIT’. Forman parte de esta marca un óvalo con un bateador en su interior, lo
cual va situado en la parte superior del triángulo dicho pero sin estar unido a
él.”
Concluyen que la marca “HIT”,
la cual en su conjunto difiere de la que es propiedad de su mandante y que
únicamente consiste en las letras “HI-C’,
nunca fue analizada globalmente, sino que por el contrario, en el acto
recurrido se evaluaron ambas marcas gramaticalmente y la primera de ellas, de
forma aislada, contraviniendo así la doctrina, la jurisprudencia y el criterio
constante de la Administración y del Máximo Tribunal, y violando en
consecuencia, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos.
En cuanto al parecido al parecido gráfico y fonético
reiteran lo alegado en sede administrativa, esto es: que la marca “HIT” “no
puede ser descompuesta a los fines de buscarle analogía con la marca HI-C” , formada por la sílaba HI y la
sílaba C separadas por un guión; que “la
palabra de una sílaba ‘HIT’... se
pronuncia JIT y la palabra de dos sílabas ‘HI-C’ se debe pronunciar Jai-Ce...
no debe entenderse que el guión intercalado es mudo sino que denota separación
entre las sílabas lo cual definitivamente influye en la pronunciación y en la
perceptible diferenciación...”; y que
“mientras el término ‘HIT’ se traduce como, dar, pegar, golpear, atinar
etc., lo cual está íntimamente relacionado con el diseño del bateador que forma
parte de la marca registrada, la palabra “HI-C” solicitada no tiene traducción
alguna, aunque pudiéramos relacionarla con el modismo americano HI, cuya
pronunciación es JAI y se utiliza para decir HOLA...”
Adujeron también los apoderados
judiciales de la parte actora que el acto impugnado transgredió el contenido de
los artículos 95, 99 y 100 de la Constitución de 1961 así como las Decisiones
311 y 314 del Acuerdo de Cartagena. Reiteran que su mandante es propietaria y
titular de la marca de fábrica “HI-C”, según se desprende del certificado de
registro Nº 33448-F de fecha 28 de febrero de 1958, renovado hasta el año 2003, y que la negativa de registro vulneró su
aludido derecho de propiedad.
Igualmente, sostienen que la
mencionada Resolución Nº 0774, atenta contra la notoriedad de la marca
propiedad de su representada, el imposibilitarle ampliar su protección legal
que posee desde 1958. Al respecto, invocan la Decisión 311 del 12 de diciembre de 1991, reformada por la Decisión
313 del 14 de febrero de 1992, emanadas
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigentes para la fecha en que
se dictó el acto en cuestión, conforme a las cuales deja de ser una simple
tendencia la protección y regulación de
la marca notoria, transformándose en normas obligatorias para todos los países
miembros a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena, es decir, a partir del 14 de febrero de 1992, por haber sido
dictadas por una autoridad supranacional.
A su decir, la marca cuyo
registro solicitaron es notoria, distingue un producto cuya fama y renombre es
internacional, por lo que se encuentra protegida por las normas supranacionales
citadas, que impiden el registro como marca de signos similares a una marca
notoriamente conocida.
La recurrente promovió y evacuó las siguientes pruebas:
1. Certificado
de registro otorgado por el Registro de Propiedad Industrial de la marca de fábrica
“HI-C”, renovado hasta el 28 de febrero del 2003, para la clase 46: Alimentos
incluyendo jugos de frutas y de vegetales, frutas, vegetales.
2. Certificado
de registro otorgado por el Registro de la Propiedad Industrial de la marca de
fábrica “HIT”.
3. Certificados
de registro de la marca “HI-C” otorgados en España, Argentina, Brasil,
Australia, Francia, Colombia y Chile, traducidos por intérprete público al
idioma castellano, según el caso (a excepción del otorgado en Brasil).
4. Etiquetas
de los productos “HI-C” que se comercializan en Estados Unidos, traducidas por
intérprete público al idioma castellano.
5. Copias
fotostáticas de etiquetas de los
productos “HI-C” que se comercializan en Corea, Japón, China, Indonesia, Hong
Kong, Costa Rica y Guatemala.
6. Fotografías
de los envases de los productos marca “HIT”.
7. Cassette de
video que recoge la publicidad que de los productos “HI-C” se hace en los
Estados Unidos de Norteamérica.
Por su parte, la
Procuraduría General de la República, en el escrito de informes presentado ante
esta Sala por la abogada Josefa Urdaneta de Laouchez, sostuvo lo siguiente:
En cuanto a la incompetencia manifiesta denunciada,
indica que entre
las atribuciones que le fueron delegadas al Director General del Ministerio de
Fomento, mediante Resolución Nº 2942 del 16 de octubre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial Nº 34.574 de
esa misma fecha, se encuentra el “conocimiento y decisión de los recursos
jerárquicos que se interpongan ante el Ministro de Fomento”.
Señala igualmente, que no existe en la resolución
impugnada falso supuesto ni motivación
errónea, pues tanto el texto del acto como el expediente administrativo revelan
los supuestos de hecho y de derecho determinantes de la decisión.
En lo que atañe a la presunta violación
del derecho constitucional contenido en el artículo 99 de la Constitución de
1961, destaca que no consta en el
expediente administrativo ni en el judicial, la propiedad que sobre la marca cuyo
registro se solicita dice tener la recurrente, razón por la cual no pudo
haberse vulnerado derecho de propiedad alguno. Indica además, que la denuncia
de inconstitucionalidad sólo es procedente cuando se viole de forma inmediata o
directa la Constitución.
En relación con
la notoriedad de la marca, señala que “mal puede alegar la lesión de
notoriedad de una marca quien está solicitando su registro, es decir, quien ni
siquiera la posee; mucho más cuando en el petitorio de su recurso, el
accionante solicita la nulidad de la resolución del Ministro de Fomento, que le
niega el registro solicitado.”
Por último,
sostiene que la resolución impugnada está ajustada a derecho, y se fundamenta
en las prohibiciones contenidas en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la
Ley de Propiedad Industrial, por cuanto existe
identidad fonética y gráfica entre las marcas en conflicto. En este
sentido, señala que la marca cuyo registro es solicitado se asemeja en forma
tal a la registrada, “que la llega a reproducir, pues la única diferencia
que presenta es una raya o guión incluida dentro de la palabra y sustitución de
la letra ‘T’, por la letra ‘C’. Diferencia ésta incapaz de darle el carácter de
novedad y originalidad a la marca que al efecto exige la Ley de Propiedad Industrial
en su artículo 27, todo lo cual se ve acentuado cuando al pronunciarse
fonéticamente se parece a la ya registrada (‘“HIT”’), conllevando esto a la
confusión en el mercado o el que pueda inducir a error por indicar un engañoso
origen o cualidad, lo que nos lleva a concluir en este sentido que la marca
comercial solicitada no debe ser objeto de protección legal, por así prohibirlo
expresamente la referida Ley”.
Agrega que las marcas en cuestión
presentan similitud en la clase de
productos que pretenden amparar, esto es, bebidas no alcohólicas. Esta
circunstancia conduciría a error sobre
el origen y condición de los productos, los cuales se expenden en los mismos
lugares o tiendas usando iguales medios de comercialización y divulgación.
Es
por todo lo anterior que solicita la declaratoria sin lugar del recurso
ejercido.
-
Que son improcedentes los alegatos de
incompetencia del funcionario que dictó el acto recurrido, de falso
supuesto, de violación de los artículos 95, 99 y 100 de la Constitución Nacional de 196, y de desviación de poder.
1.- Pasa este Alto Tribunal a
analizar previamente el vicio de
incompetencia manifiesta
denunciado por la parte actora, ya que, de conformidad con la jurisprudencia de
esta Sala el mismo comporta una infracción al orden público.
Al respecto, precisa esta
Sala que a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, en 1982, a los recursos ejercidos ante la
máxima autoridad de una organización administrativa contra los actos emanados
de los órganos inferiores, se les denominó “jerárquicos”. Sin embargo, en leyes
anteriores al mencionado instrumento normativo, como lo es la Ley de Propiedad
Industrial, de fecha 29 de agosto de 1955, subsistió la denominación de
“apelaciones” para distinguir las impugnaciones de decisiones de los órganos
subalternos ante los máximos jerarcas, las cuales, como se ha señalado, se
corresponden con los recursos descritos en el artículo 95 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.
En este orden de ideas, se
constata que en la aludida Resolución N° 2.942 del 16 de octubre de 1990, el Ministro de Fomento estableció las
atribuciones específicas que transferiría al Director General de Ministerio, y
contempló en su ordinal 10 como objeto de la misma, la delegación del “conocimiento
y decisión de los recursos jerárquicos que se interpongan ante el Ministro de
Fomento”, no habiéndose por
tanto, excedido el funcionario indicado de las funciones que le fueron
transferidas. Por las razones expresadas, se desestima por improcedente
la denuncia de incompetencia y así se declara.
Respecto de los
diferentes argumentos en los cuales los recurrentes fundamentan el de falso supuesto, debe ante todo pronunciarse
esta Sala sobre el relativo al desconocimiento de su propia doctrina en que
habría incurrido el Registro de la Propiedad Intelectual. Al respecto, se
observa que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
establece lo siguiente:
“Artículo
11. Los criterios establecidos por los distintos órganos de la administración
pública podrán ser modificados, pero la nueva interpretación no podrá aplicarse
a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. En
todo caso, la modificación de los criterios no dará derecho a la revisión de
los actos definitivamente firmes.”
El
contenido de la norma transcrita, alude al valor de los criterios establecidos
por la Administración, que pueden variar, obviamente, por cuanto los organismos
que la integran obedecen a las mutaciones de la sociedad en la cual operan,
exigiéndose sólo que tales variaciones no se apliquen a situaciones anteriores,
salvo que sean más favorables para los administrados. El dispositivo en
cuestión, no es más que la aplicación del principio de la irretroactividad de
las disposiciones generales a situaciones nacidas con anterioridad a su
pronunciamiento. La norma establece igualmente, que la modificación de los
criterios no es motivo para la revisión de los actos definitivamente firmes. El
artículo 11, brevemente analizado, es
considerado como uno de los ejemplos más significativos en la legislación
venezolana, del principio de la confianza
legítima, con base en el cual, las actuaciones reiteradas de un sujeto
frente a otro, en este caso de la Administración Pública, hacen nacer
expectativas jurídicas que han de ser apreciadas por el juez y justamente, los
criterios administrativos, si bien pueden ser cambiados, son idóneos para crear
tales expectativas.
Ahora bien, esta Sala observa que los criterios empleados
para determinar la posibilidad de coexistencia pacífica de signos distintivos
no son absolutos, sino que atienden a determinados condicionamientos que se
constatan en cada situación concreta, no constituyendo así fórmulas rígidas que
deben aplicarse en cada caso sin que medie la apreciación de las circunstancias
que lo conforman. Es por todo lo
anterior que en casos como el de autos no es posible afirmar que los referidos
criterios, establecidos por la Administración, sean inmutables y definitivos.
Así se establece.
Precisado lo anterior, pasa
la Sala a pronunciarse acerca de los demás alegatos planteados por la actora y
en tal sentido observa:
La jurisprudencia de este
Alto Tribunal ha venido delineando
criterios interpretativos sobre la Ley de Propiedad Industrial,
atendiendo siempre a la causa misma de la institución respectiva que, en
materia marcaria, se fundamenta en la necesidad colectiva de que los productos
objeto del comercio contengan un signo distintivo exclusivo que sirva para
diferenciarlo de otros similares en el mercado, evitando así la confusión o
equivocación del público consumidor, a quien asiste el derecho a no ser
inducido a error en relación con los productos de su preferencia que coexisten
en un mercado de libre competencia
En coincidencia con los postulados doctrinarios en este
campo, esta Sala ha sostenido el criterio conforme al cual la marca “compleja”
es la integrada por varios elementos nominativos o gráficos y nominativos, que
constituyen un conjunto en su totalidad, vale decir, unitario, complejo e
indivisible, el cual individualiza la marca como signo diferenciador de
productos análogos.
De ahí que, para juzgar la
confundibilidad entre marcas, cuando alguna de ellas sea de las denominadas
“marcas complejas”, deba analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de
sus elementos por separado, aun cuando algunos de éstos puedan consistir en
signos o palabras similares a otras ya registradas que, por su naturaleza,
dentro del conjunto, no quedarían protegidas aisladamente, por sí solas, como
un derecho exclusivo de uso, puesto que el registro es sobre el conjunto que
constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por separado (véanse
sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 31 de enero de 1983
y 07 de noviembre de 1995; casos:
NESTLÉ S.A. y THE CLOROX COMPANY, respectivamente).
En
el presente caso, como se ha señalado, uno de los puntos en controversia es la
confundibilidad entre dos marcas, una de las cuales es de naturaleza compleja y
por tanto, a juicio de la parte actora debió ser analizada como tal, esto es,
globalmente, a fin de verificar la posibilidad de coexistencia pacífica. De
allí que deba determinarse si la marca registrada “HIT”, propiedad de la
sociedad mercantil opositora,
considerada en conjunto con todos los elementos que la integran,
puede o no coexistir en el mercado con la marca cuyo registro se solicita
(“HI-C”). Al respecto, se observa:
La
Administración, para considerar a la marca “HI-C” incursa en las prohibiciones
a que aluden los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad
Industrial, expresa que entre ella y la marca “HIT” ya registrada “existen
suficientes semejanzas gráficas y fonéticas como para evitar su coexistencia en
el mercado, ya que la marca comercial solicitada reproduce la registrada con la
única variación de haber incluido un guión en la palabra y sustituir la letra
‘T’ por la letra ‘C’... lo que además aparece
reforzado por la situación de que al fonetizarse tienen una
pronunciación muy similar, tanto que ello conduciría al resultado de ser
confundibles en el mercado”. En criterio de la demandante, si la
Administración hubiese evaluado el efecto del conjunto que ofrecen los elementos
constitutivos de la marca “HIT”, habría concluido en la inconfundibilidad de
los dos signos distintivos.
En
este sentido, cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas
las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas.
Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido
determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no
tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso
concreto (véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 14 de
junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria
Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY,
respectivamente). Algunos de estos parámetros se enumeran a continuación:
a)
La
confundibilidad entre marcas debe ser
evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los
elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de
la comparación que se haga a simple
vista o de ser oída. En este examen debe también apreciarse el impacto que
pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su
propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica
individualizadora a recordar por el consumidor.
b)
Las marcas
gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados
aisladamente;
c)
La
acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento
de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que
puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto
de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto
que evitan toda posible confusión;
d) Debe
considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la
marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial.
Aplicando
los anteriores lineamientos al estudio comparativo de las marcas en pugna, se
advierte, en primer lugar, que sin bien éstas contienen términos integrados por tres letras, que por
igual comienzan por una “h” seguida de
la vocal “i” y terminan con una consonante cortante, esto es, que frena el
sonido conformador del término, tal parecido es insuficiente a los fines de
concluir en su similitud y por tanto, en su incompatibilidad en el
mercado.
En efecto, es jurisprudencia
reiterada de este Alto Tribunal que para que exista “parecido fonético” entre
dos marcas comerciales suficiente para impedir el registro de una de ellas, es
necesario, que tal similitud resulte de la comparación que de conjunto se haga
de las marcas, y no del minucioso análisis de cada uno de sus elementos; máxime
en casos como el de autos, en el cual una de las marcas en conflicto es de
naturaleza compleja (véase sentencia de la Sala Político-Administrativa del 06
de agosto de 1986, caso: Equipos Nacionales Vanguard de Venezuela S.A.).
En
este orden de ideas, se constata que la parte recurrente pretende el registro
del término “HI-C”, compuesto por dos sílabas separadas por un guión,
explicando que el mismo debe ser enunciado mediante una fonética especial, que
consiste en darle al término “Hi” la pronunciación “Jai”, que sería correspondiente a su versión anglosajona,
manteniendo para la letra “c” su sonido en castellano. Con todo lo anterior,
“HI-C” se pronunciaría “Jai-Ce”, lo
cual difiere completamente de la palabra de una sola sílaba, “HIT” (pronunciada
“Jit”). Considera así la Sala que el
sentido fonético que se aspira dar a la marca en debate logra una
particularidad suficiente para distinguirla del registro existente.
Ahora bien, como quiera que
el examen comparativo de ambas marcas no puede limitarse al parecido fonético
entre ellas, se añade a lo referido la composición gráfica y literal de la
marca “HIT”, cuya descripción en el
Registro Nº 21027 es la siguiente: “Marca de Fábrica ‘HIT’ (Conjunto)...
consiste en la palabra ‘HIT’, escrita en letras ovaladas adelgazadas en su
parte inferior y rodeadas por un triángulo equilátero que descansa sobre uno de
sus vértices, el cual triángulo en su parte superior está abierto a fin de que
sobresalgan las letras HIT”. Debe agregarse
a lo anterior, el hecho de tener como elemento ideológico la idea de un
“batazo” que, en el popular juego de béisbol tiene el carácter de una jugada
exitosa. Por su parte, la marca que pretende registrarse consiste
exclusivamente en la palabra “HI-C”.
Así, el examen comparativo,
con base en las reglas establecidas, revela que los elementos literales,
gráficos y fonéticos, que constituyen la marca “HI-C” impiden, en su
conjunto, que el consumidor a una primera
impresión de la marca así plasmada en la etiqueta, pueda confundirla con
la marca “HIT”.
A la inconfundibilidad entre ambas marcas, se suma, por
una parte, el hecho de que la expresión “HI-C” es constitutiva de un signo
distintivo precedentemente registrado en Venezuela, cuya titularidad
corresponde actualmente a la firma recurrente, y que distingue productos similares
(alimentos incluyendo jugos de frutas y de vegetales, frutas, vegetales –clase
46-) a los que corresponden a la nueva solicitud de registro (aguas minerales y
gaseosas, naturales y artificiales y otras bebidas no alcohólicas, jarabes
–clase 45-); y por la otra el hecho de
que la marca “HI-C” precedentemente registrada, ha coexistido por más treinta
años con la marca “HIT” pacíficamente, ya que no consta en los autos que haya
habido impugnaciones, solicitudes de nulidad, ni que en la vida diaria de las
transacciones comerciales, se sepa de conflictos entre las dos empresas
productoras por motivo del uso de sus respectivos signos. Ambos elementos,
también favorecen la coexistencia entre ambas marcas.
En fin, examinadas las
circunstancias que rodean el caso concreto, juzga la Sala procedente declarar
con lugar la demanda de nulidad
incoada, toda vez que, como ha quedado demostrado, los elementos distintivos
(gráficos, fonéticos, etc.) de la marca solicitada “HI-C”, le permiten
coexistir en el mercado con la marca ya registrada “HIT” sin posibilidad de
confusión, siempre que se mantengan las aludidas características una vez
otorgado el registro correspondiente.
En consecuencia, resulta incorrecta la aplicación que, al caso de autos,
pretendió hacer la Administración de la prohibición contenida en los numerales
11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se declara.
Consecuente con lo anteriormente expuesto, esta Sala
Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara con
lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto
por los abogados Cecilia Acosta Mayoral, Rafael Guevara Mata y Marianella
Corsi, apoderados judiciales de la sociedad mercantil THE COCA-COLA COMPANY, domiciliada en Atlanta, Estado de Georgia,
Estados Unidos de América, contra el
acto administrativo emanado del Director General del Ministerio de Fomento (actual
Ministerio de Producción y el Comercio), actuando por delegación del
Ministro, contenido en la Resolución N°
774 del 07 de abril de 1992, publicada en el Boletín N° 375, Tomo II, del 15 de
octubre de 1993. En tal sentido, se anula dicha resolución y se ordena al
Ministro de Industria y Comercio, una vez verificado el cumplimiento de los
extremos de ley, con prescindencia del que ha sido examinado en la presente
decisión, proceder a la expedición de
la marca “HI-C”.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el
expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en
el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de marzo del año dos
mil uno. Años: 190º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente Ponente,
LEVIS IGNACIO ZERPA
El Vicepresidente,
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Magistrada
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp. Nº 10.676
LIZ/rr
Sent. Nº 00514
En tres (03) de abril del
año dos mil uno, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00514.