Magistrada Ponente: MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL

Exp. Nº 2012-1246

Adjunto al Oficio N° 22858-12 de fecha 1° de agosto de 2012, recibido el día 8 de ese mes y año, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió a esta Sala el expediente contentivo de la “ACCIÓN DE NULIDAD DE MARCA COMERCIAL” ejercida por la empresa INVERIDEAS 356, C.A., inscrita -según consta en autos- en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 4 de abril de 2008, bajo el N° 2, Tomo 1790-A, contra la sociedad mercantil  ECOGREEN  CONSTRUCCIONES,  C.A.,  constituida -conforme consta de las actas- en fecha 30 de mayo de 2002 ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, bajo el N° 36, Tomo 655-A.

Tal remisión se efectuó para que esta Sala se pronuncie sobre el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto por el abogado Humberto Giovanni Cuffaro (INPREABOGADO N° 114.992), actuando en representación de la empresa demandada, contra la decisión dictada por el órgano jurisdiccional remitente en fecha 14 de junio de 2012, mediante la cual declaró sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción y sin lugar la cuestión previa referida a la incompetencia del Juez, ambas opuestas por la sociedad mercantil Ecogreen Construcciones, C.A.

El 9 de agosto de 2012, se dio cuenta en Sala y por auto de la misma fecha se designó ponente a la Magistrada Trina Omaira Zurita, a fin de decidir la regulación de jurisdicción interpuesta.

            En fecha 14 de enero de 2014, se dejó constancia de la incorporación de la Tercera Suplente Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, a fin de suplir la falta absoluta de la Magistrada Trina Omaira Zurita. La Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidente, Magistrado Emiro García Rosas; Vicepresidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Magistrada Suplente Mónica Misticchio Tortorella; Magistrado Suplente Emilio Ramos González y Magistrada Suplente María Carolina Ameliach Villarroel.

Por diligencia del 26 de marzo de 2014, la representación judicial de la empresa Inverideas 356, C.A. solicitó se dictara sentencia.

Analizadas como han sido las actas que integran el expediente, esta Sala pasa a pronunciarse, previas las siguientes consideraciones:

I

ANTECEDENTES

En fecha 27 de octubre de 2011, los abogados Pedro Ignacio Sosa Mendoza, G   uido Mejía Lamberti, Verónica Díaz Hernández y Rodrigo Moncho Stefani (INPREABOGADO Nos. 18.183, 117.051, 164.891 y 154.713, respectivamente), actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Inverideas 356, C.A., consignaron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, una demanda contra la empresa Ecogreen Construcciones, C.A.

En el libelo señalaron, en primer lugar, que la actora es una empresa dedicada fundamentalmente al estudio, desarrollo y construcción de muros de contención, y que en sus inicios era conocida bajo su razón social Inverideas 356, C.A., pero debido a que sus productos y sistemas fueron desarrollados para trabajar en armonía con el medio ambiente, los muros fabricados por la misma fueron catalogados de “ecológicos”, a raíz de lo cual la empresa comenzó a identificarse en el mercado con la denominación o nombre comercial ECOMURO.

Expusieron que el 13 de febrero de 2009 la citada compañía registró el nombre de dominio ecomuro.com.ve tal y como -a su decir- se desprende de la página oficial del Centro de Información de Red de la República Bolivariana de Venezuela, administrado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).

Asimismo, indicaron que el desarrollo del signo ECOMURO por parte de su representada, se evidencia de correos electrónicos, facturas, catálogos de productos y demás publicidad distribuida por la empresa, acompañados al libelo, y que dicha marca comenzó a difundirse en medios de comunicación impresos y electrónicos especializados en construcción, adquiriendo mayor grado de exposición al público; y que en el mes de octubre de 2009 la empresa incluso participó con la denominación comercial ECOMURO en la exposición “Construye Vivienda 2009” celebrada en la ciudad de Caracas.

En ese orden de ideas, adujeron que desde el año 2009 su representada ha venido desarrollando y haciendo uso de forma regular, pública, real, efectiva y notoria, de la marca ECOMURO en el ramo de la construcción (muros de contención).

Seguidamente, apuntaron que el día 13 de julio de 2011 la empresa demandante recibió una comunicación de los representantes legales de la sociedad mercantil Ecogreen Construcciones, C.A. en la que le solicitaron “el cese inmediato del USO del nombre ECOMURO para comercializar una empresa dedicada a la prestación de servicios de construcción”, basados en “los supuestos derechos que sobre la marca adquirieron al registrarla en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual”.

En relación con lo anterior, los apoderados judiciales de la actora sostuvieron que las ocho (8) solicitudes de registro de marcas ECOMURO presentadas por la demandada ante el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) y concedidas por dicho organismo el 6 de octubre de 2010, son posteriores en fecha tanto al registro del nombre de dominio ecomuro.com.ve como a la referida exposición “Construya Vivienda 2009”.  

En tal sentido, alegaron que la sociedad mercantil Inverideas 356, C.A. es la legítima titular del signo in commento que, además, es “producto de la imaginación e inventiva de los propietarios de (su) representada”, mientras que la demandada (la cual, según señalan, ha utilizado en los últimos años la marca ECOGREEN para comercializar sus propios productos) pretende de manera desleal obtener ventajas mediante el registro de la marca ECOMURO, aprovechando la fama y el reconocimiento que esta última ha alcanzado. 

Así, afirmaron que las solicitudes de marcas presentadas por la parte accionada infringen el ordenamiento jurídico marcario al pretender el derecho exclusivo sobre una marca en perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por la actora en virtud del uso previo y notorio que de la misma ha realizado; a lo que agregaron que la demandada pretendió, “en un franco indicio de competencia desleal”, venderle a su representada la denominación comercial que esta creó y posicionó en el mercado, por la cantidad de ochocientos mil bolívares (Bs. 800.000,00).

Expuesto lo anterior, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Inverideas 356, C.A. esgrimieron como fundamentos de derecho de la acción interpuesta, los siguientes:

Que los derechos de propiedad industrial están garantizados por el artículo 98 de la Constitución, la Ley de Propiedad Industrial, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Propiedad Industrial se presume como propietario de una marca o denominación comercial -entre otros signos- a la persona en cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro, por lo que tratándose de una presunción la misma es desvirtuable, pudiendo desprenderse de lo dispuesto en esa norma, en su criterio, que  “no necesariamente es titular de una marca quien obtiene los derechos de registro sobre la misma”.   

Que la legislación venezolana reconoce el carácter declarativo del registro de marcas así como el uso previo de la misma y el mejor derecho de una persona distinta a aquella que ha solicitado u obtenido el registro; y al respecto cita los artículos 36 literal c, 71 numeral 1.e, 77 numeral 2 y 84 de la Ley de Propiedad Industrial.

Que por tratarse ECOMURO de un nombre o denominación comercial, su mandante no se encontraba obligada a registrarlo -formara o no parte de una marca de fábrica o comercio- para gozar de la protección que la ley le brinda a las marcas, tal como a su decir se desprende del artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Que las disposiciones sobre Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, emanadas de la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), contemplan recomendaciones sobre la protección que deberían dar los Estados miembros a las marcas notoriamente conocidas, “como lo es ECOMURO”; entre las cuales se prevé que: a) el hecho de ser propietario de una marca notoriamente conocida podrá ser considerado como mejor derecho, y b) un Estado miembro no exigirá como condición para determinar si una marca es notoriamente conocida, el que esta haya sido registrada o que se haya presentado alguna solicitud de registro.

Que el registro de la marca tiene un carácter netamente declarativo, pues los derechos sobre un nombre, denominación comercial, o sobre una marca notoria son previos al registro y nacen con la creación y explotación que, de la marca, hace la persona.

Que la marca registrada ECOMURO nunca fue utilizada por la demandada, como sí lo ha sido por su representada.

Que aun cuando la actora solo ha explotado el nombre o denominación comercial ECOMURO, su derecho se extiende más allá del nombre comercial, y que al revisar las clases en las que la demandada peticionó las marcas, resulta evidente que todas, en mayor o menor medida, guardan relación con la actividad de la demandante.

Que las ocho (8) marcas ECOMURO solicitadas por la demandada, están incursas en las prohibiciones legales del artículo 33, ordinales 11 y 12 de la Ley de Propiedad Industrial.

Que a tenor de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial, un tercero puede pedir la nulidad de un registro de marca por considerar que tiene un mejor derecho sobre dicha marca, por lo que encontrándose dentro del plazo de dos (2) años a que se refiere dicha norma, solicitaron se declare “la nulidad de las marcas ECOMURO (en todas las clases en que fue) concedida a favor de Ecogreen Construcciones, C.A. (…) por el mejor derecho que tiene (su) representada”, y se reconozca a la parte actora “derecho prioritario y preferente para la solicitud de las mismas ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)”.

Agregaron a lo ya expuesto, que de conformidad con la doctrina y jurisprudencia en la materia, y el artículo 80 de la citada ley, la acción de nulidad a que se contrae el aludido artículo 84 debe ser ventilada ante los órganos jurisdiccionales y no ante el órgano administrativo de propiedad intelectual, y específicamente, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

            Finalmente, solicitaron medida cautelar innominada con fundamento en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, mediante la cual se ordene a la parte accionada: (i) abstenerse de intentar cualquier acción judicial o administrativa que pueda entorpecer el goce del derecho de uso del nombre o denominación comercial de su representada, y (ii) abstenerse de la utilización de la marca en conflicto en cualquiera de sus clases hasta que recaiga sentencia definitiva en la presente causa.

A tal fin, sostuvieron que el fumus boni iuris se desprende del mejor derecho que corresponde a la empresa Inverideas 356, C.A. en virtud de las razones expuestas supra; y que también se cumplen los requisitos del periculum in mora y periculum in damni dado que a propósito del uso de la marca comercial in commento por parte de la demandada, se podrían ocasionar a la actora graves daños económicos pues se generaría una confusión en el público acerca de la identidad de la empresa Inverideas 356, C.A., permitiéndole a Ecogreen Construcciones, C.A. beneficiarse del prestigio y reputación en el mercado que su mandante se ha adjudicado a lo largo de los años.

Por auto del 16 de noviembre de 2011, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al cual correspondió el conocimiento del asunto previa su distribución, admitió la demanda interpuesta y ordenó la notificación de la accionada en cualesquiera de sus Directores, a fin que compareciera a dar contestación a la demanda dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la constancia en autos de la última de las citaciones. Posteriormente, mediante auto del día 29 del mismo mes y año, el citado Tribunal reformó el auto de admisión, precisando que lo ejercido fue una “acción de nulidad de marca comercial”.

Por escrito presentado el 24 de mayo de 2012, los abogados Humberto Giovanni Cuffaro, ya identificado, Pedro Alberto Jedlicka y Reinaldo Badillo (INPREABOGADO Nos. 64.391 y 90.802, respectivamente), actuando como apoderados judiciales de la empresa Ecogreen Construcciones, C.A., opusieron las siguientes cuestiones previas, contempladas en el artículo 346 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil: a) falta de jurisdicción del Juez, por considerar que el conocimiento de la pretensión de la parte actora, fundamentada en la supuesta notoriedad de la marca y en la mala fe de la demandada, corresponde a la Administración Pública por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, específicamente al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), b) incompetencia por la materia (para el supuesto en que se afirme la jurisdicción del Poder Judicial), por cuanto la demandada estima que en todo caso, el asunto debería ventilarse ante los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con el artículo 24.5 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por corresponderle a estos resolver acerca de la nulidad de actos administrativos dictados por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), al tratarse de una autoridad distinta del Presidente, los Ministros o las máximas autoridades de los organismos de rango constitucional, y por cuanto el reconocimiento “de un supuesto derecho prioritario” se pidió de manera subsidiaria, siendo su pretensión principal la declaratoria de nulidad de un acto administrativo del referido Servicio Autónomo.

Mediante sentencia de fecha 14 de junio de 2012, el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró “…SIN LUGAR la cuestión previa contenida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil (…) relativa a la falta de jurisdicción de este Juzgado respecto a la Administración Pública (…)”, y “SIN LUGAR la cuestión previa prevista en el ordinal 1° del (citado) artículo 346 (…) relativa a la incompetencia (…) en razón de la materia (…)”.

En dicho fallo el prenombrado Juzgado, luego de efectuar algunas referencias a la noción de jurisdicción y a los supuestos en que se verifica la falta de jurisdicción del Juez, expuso:

Que la pretensión contenida en la demanda está constituida por una solicitud de nulidad de todas y cada una de las marcas ECOMURO concedidas a la empresa Ecogreen Construcciones, C.A., por haber sido registrada en perjuicio del mejor derecho que invoca la actora Inverideas 356, C.A. en virtud del uso que a su decir ha venido haciendo de tal signo.

Que la Ley de Propiedad Industrial (artículos 77 ordinal 2°, y 80) distingue entre las oposiciones que se presentan bajo el argumento de que la marca no representa un signo distintivo, y aquellas que se formulan con base en la existencia de un mejor derecho sobre esa marca; y que en este segundo caso “la ley venezolana ordena que sea decidida por los tribunales ordinarios”.

Que si bien la normativa comunitaria prevé que las oposiciones de registro de marcas deben ser decididas por las autoridades administrativas, ello es así en el Ordenamiento Jurídico venezolano siempre y cuando no se trate de oposiciones sustentadas en un derecho real preferente.

Que habiéndose fundamentado la pretensión de nulidad formulada por la empresa actora en el mejor derecho que ostenta la sociedad mercantil Inverideas 356, C.A. sobre la marca ECOMURO, por haber hecho uso real, efectivo y constante de la misma, “en la situación bajo examen el poder judicial sí tiene jurisdicción y, además, (…) se considera este Juzgado (…), competente para conocer de la presente demanda (..)”.

En fecha 27 de junio de 2012, la representación judicial de la sociedad mercantil Ecogreen Construcciones, C.A. ejerció recurso de regulación de jurisdicción contra la anterior decisión, a fin de que esta Sala determine la falta de jurisdicción del Juez y ordene la extinción del proceso con expresa condenatoria en costas a la demandante. A ese fin, señaló que: (i) la acción de nulidad fundamentada en la supuesta notoriedad -que rechazan- de la marca ECOMURO y en la también supuesta mala fe en su registro, hecho en favor de la empresa Ecogreen Construcciones, C.A., “debía ser interpuesta ante la autoridad que otorgó el registro en cuestión, esto es, ante el SAPI (…)”; (ii) en criterio de la actora “existe una notoriedad que (…) le atribuye (..) un derecho exclusivo sobre la marca”, siendo a partir de allí -a decir del apoderado de Ecogreen Construcciones, C.A.- que aquella se enfoca en justificar y defender dicha notoriedad, para luego sostener que los registros fueron otorgados de mala fe; (iii) “no corresponde al Juez Civil y Mercantil resolver asuntos que involucren la nulidad de registros de mala fe de marcas que puedan ser calificadas como notorias”; (iv) tampoco correspondería al Juez Contencioso Administrativo conocer de la acción, pues “no se estarían discutiendo causales de falso supuesto (…) en el otorgamiento del registro” sino la posible violación de materias que afectan el interés colectivo.

II

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De conformidad con la competencia atribuida en los artículos 23, numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 26, numeral 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, corresponde a esta Sala emitir su pronunciamiento respecto al recurso de regulación de jurisdicción interpuesto por la representación judicial de la empresa Ecogreen Construcciones, C.A. en virtud de la sentencia de fecha 14 de junio de 2012, mediante la cual el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción opuesta por la precitada compañía.

En tal sentido, se observa:

La representación judicial de la sociedad mercantil Inverideas 356, C.A. interpuso demanda contra la empresa Ecogreen Construcciones, C.A. (que el Tribunal remitente calificó como “Acción de nulidad de marca comercial”), en virtud del mejor derecho que invoca por el uso regular, público, real, efectivo y notorio, de la marca ECOMURO en el ramo de la construcción (muros de contención).

Admitida dicha acción por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y practicada la citación de la parte accionada, la representación judicial de esta opuso como cuestiones previas la falta de jurisdicción del Juez y, subsidiariamente, la incompetencia por la materia del prenombrado Tribunal, siendo ambas defensas perentorias declaradas sin lugar por el Juzgado remitente en sentencia del 14 de junio de 2012, decisión contra la cual la parte demandada ejerció el presente recurso de regulación de jurisdicción.

Del examen de las actas que integran el expediente se advierte que la falta de jurisdicción opuesta por el apoderado de la empresa Ecogreen Construcciones, C.A. está sustentada en el hecho de que, habiendo sido invocada por la actora la notoriedad de la marca ECOMURO y la mala fe de la demandada, el conocimiento del asunto correspondería a la Administración Pública por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Comercio, específicamente al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). En criterio del Tribunal remitente, por su parte, el Poder Judicial sí tiene jurisdicción en el presente caso, de conformidad con los artículos 77 ordinal 2°, y 80 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que la pretensión de la actora está basada en la existencia de un mejor derecho sobre la marca ECOMURO.

Vistas las contrapuestas posiciones, estima la Sala necesario citar el contenido de los referidos artículos 77 y 80, los cuales son del siguiente tenor:

“Artículo 77.- Durante treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá objetar la solicitud y oponerse a la concesión de la marca:

1°) Por considerar que ésta se halla comprendida en las prohibiciones contempladas en los artículos 33, 34 y 35 de esta Ley, y

2°) Por considerarse el opositor con mejor derecho que el solicitante.”

“Artículo 80.- En el caso del ordinal 1 del artículo 77, el Registrador resolverá la oposición con las pruebas que presenten los interesados, dentro del plazo de treinta días contados a partir del vencimiento de los lapsos establecidos en el artículo 78.

En el caso del ordinal 2° del artículo 77, el Registrador pasará el expediente al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil para que éste resuelva la oposición con las pruebas que ante él se presenten, y suspenderá el correspondiente procedimiento administrativo hasta que la oposición haya sido decidida judicialmente y la parte interesada, si fuere el caso, gestione nuevamente el asunto.” (Destacado de esta Sala).

 

De la transcrita normativa se desprende, en efecto, que la oposición a la concesión de la marca sustentada en la existencia de un mejor derecho, será conocida y decidida por el Tribunal de Primera Instancia con competencia en materia Civil, mientras que aquella que se formule bajo el argumento de existir alguna causal de prohibición de las contempladas en los artículos 33, 34 y 35 de la Ley de Propiedad Industrial, corresponderá ser analizada por el Registrador de la Propiedad Industrial.

No obstante, es de hacer notar que las normas in commento están referidas a la oposición que se formula frente a la solicitud de registro de la marca, con el fin de evitar que se conceda la misma y se ordene su registro, oposición esta que debe plantearse dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial de la solicitud de que se trate (vid. artículo 76 eiusdem).

Presupone entonces la citada normativa, la pendencia del procedimiento administrativo que tiene lugar con la presentación de una solicitud de registro de una marca o, dicho de otro modo, que esta última no haya sido otorgada aun; cuestión que se aprecia con claridad del transcrito ordinal 2°, en el que se indica que el procedimiento administrativo será suspendido hasta tanto la oposición haya sido decidida judicialmente por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil.  

Hecha   la   anterior   precisión,   en  el  presente  caso  es  de  hacer  notar -atendiendo a lo expuesto en el libelo de la acción ejercida por la empresa Inverideas 356, C.A.- que si bien los apoderados judiciales de esta aluden a la existencia de un mejor derecho de su mandante frente a la sociedad mercantil Ecogreen Construcciones, C.A. en virtud del uso que aquella habría venido dando a la marca ECOMURO, no es menos cierto que la misma actora afirma que las ocho (8) solicitudes de registro “de marcas ECOMURO” por parte de la demandada, “fueron concedidas (…) el seis (6) de octubre de 2010, tal y como se desprende de los certificados electrónicos de registro obtenidos de la página web del SAPI” (sic). Asimismo, se advierte del escrito libelar presentado el 27 de octubre de 2011, que la empresa Inverideas 356, C.A. solicitó se declare “la nulidad de las marcas ECOMURO (en todas las clases en que fue) concedida a favor de Ecogreen Construcciones, C.A. (…)”.

Por lo tanto, estima la Sala que en lugar del referido artículo 77 ordinal 2° en concordancia con el artículo 80 de la Ley de Propiedad Industrial, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 84 eiusdem, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 84. La nulidad de registro de una marca que hubiere sido concedida en perjuicio de derecho de tercero, podrá ser pedida ante los tribunales competentes, si el interesado no hubiese hecho la oposición a que se contrae el artículo 77 de esta Ley.

Esta acción solo podrá intentarse en el término de dos años a partir de la fecha del certificado”.

Importa distinguir entonces la oposición a la concesión de la marca, la cual se formula durante el procedimiento administrativo que se inicia con la solicitud de registro, de la pretensión de nulidad del registro de la marca de que se trate, que naturalmente tiene lugar cuando la Administración competente ya ha dictado el acto definitivo que declara procedente el registro del signo con la expedición del correspondiente certificado. En ambos casos, hay que resaltarlo, es un órgano jurisdiccional quien resuelve o decide la oposición o la pretensión de nulidad.

Con base en los motivos que anteceden, esta Sala concluye que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer de la acción ejercida por la sociedad mercantil Inverideas 356, C.A., en virtud de lo previsto en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se declara.

Por otra parte, cabe señalar en el presente caso que para resolver la cuestión de jurisdicción la Sala ha tenido que evaluar la naturaleza de la pretensión formulada por la parte actora, por lo que atendiendo a las resultas de dicho examen y aun cuando no ha sido planteada una solicitud de regulación de competencia -cuyo conocimiento correspondería al Juzgado superior al Tribunal remitente- este máximo órgano jurisdiccional, en aras de garantizar el principio constitucional de la tutela judicial efectiva (que impide sacrificar la justicia por el cumplimiento de formalidades no esenciales), observa respecto al Tribunal competente para conocer de la causa, lo siguiente:

En criterio de los apoderados judiciales de la empresa Ecogreen Construcciones, C.A., el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas es incompetente por la materia para conocer de la acción ejercida por Inverideas 356, C.A., por considerar que, en todo caso, ello correspondería a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por tratarse de una pretensión de nulidad de actos administrativos dictados por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI).

El citado Tribunal, por el contrario, declaró en la sentencia del 14 de junio de 2012 su competencia para el conocimiento de la causa con base en los artículos 77 ordinal 2° y 80 de la Ley de Propiedad Industrial, esto es, por encontrarse fundamentado el pedimento de nulidad en la existencia de un mejor derecho.

Ahora bien, tal y como fue indicado en líneas anteriores los precitados artículos están referidos a la oposición por mejor derecho que se formula en el marco del procedimiento administrativo de registro de una marca, y su conocimiento está, ciertamente, atribuido a los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil. No obstante, el supuesto de autos está específicamente circunscrito a una pretensión de nulidad del registro de una marca, supuesto este contemplado en el artículo 84 eiusdem, el cual no hace alusión -como sí se indica en el artículo 80- a un Tribunal Civil sino que emplea el término “tribunales competentes”.

Siendo así, esto es, considerando que lo pretendido por la representación judicial de la sociedad mercantil Inverideas 356, C.A. es la declaratoria de nulidad de los actos mediante los cuales el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) habría otorgado el registro de una marca para la distinción de distintos productos en favor de la empresa Ecogreen Construcciones, C.A., y que dicho Servicio Autónomo es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, que ejerce la competencia que sobre la propiedad intelectual le atañe al Estado Venezolano en materia de derecho de autor, marcas y patentes (por lo tanto, distinto de las autoridades mencionadas en los artículos 23.5 y 25.3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), estima la Sala que la competencia para conocer de la presente causa corresponde a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (actualmente Cortes de lo Contencioso Administrativo) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.5 eiusdem. Así se establece.

Por las consideraciones que anteceden, esta Sala declara sin lugar el recurso de regulación de jurisdicción y, en consecuencia, confirma la sentencia dictada el 14 de junio de 2012 por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en cuanto concierne a la declaratoria sin lugar de la cuestión previa relativa a la falta de jurisdicción del Juez. Asimismo, declara que corresponde a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (actualmente Cortes de lo Contencioso Administrativo) conocer de la presente causa. Así se decide.

Con vista en las anotadas circunstancias, esto es, advertido como ha sido que la acción propuesta por la sociedad mercantil Inverideas 356, C.A. fue parcialmente sustanciada por un órgano jurisdiccional que carecía de competencia para ello y sobre la base de un procedimiento inaplicable al supuesto de autos, esta Sala, en aras de garantizar una tutela judicial efectiva y en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal, anula las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y repone la causa al estado de que la Corte de lo Contencioso Administrativo a quien corresponda por distribución su conocimiento, se pronuncie acerca de la admisibilidad del recurso de nulidad ejercido por la referida compañía Inverideas 356, C.A. Así se decide.

Finalmente, resulta procedente la condenatoria en costas de la empresa Ecogreen Construcciones, C.A.

III

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1.- SIN LUGAR el recurso de regulación de jurisdicción ejercido por los apoderados judiciales de la empresa Ecogreen Construcciones, C.A. contra la sentencia dictada el 14 de junio de 2012 por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual se CONFIRMA en cuanto concierne a la declaratoria sin lugar de la cuestión previa relativa a la falta de jurisdicción del Juez respecto de la Administración Pública.

2.- Que el PODER JUDICIAL TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda interpuesta por la empresa Inverideas 356, C.A.

3.- Que corresponde a los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (actualmente Cortes de lo Contencioso Administrativo) el conocimiento de la presente causa.

4.- ANULA las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y REPONE la causa al estado de que la Corte de lo Contencioso Administrativo a quien corresponda por distribución su conocimiento, se pronuncie acerca del recurso de nulidad ejercido por la referida compañía Inverideas 356, C.A.

5.- Se CONDENA EN COSTAS a la sociedad mercantil Ecogreen Construcciones, C.A.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de las Cortes de lo Contencioso Administrativo. Remítase copia certificada de este fallo al Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, al primer (01) día del mes de abril del año dos mil catorce (2014). Años 203º de la Independencia y 155º de la Federación.

                                                       

El Presidente EMIRO GARCÍA ROSAS
		La Vicepresidenta EVELYN MARRERO ORTÍZ
La Magistrada MÓNICA MISTICCHIO TORTORELLA
		El Magistrado EMILIO RAMOS GONZÁLEZ
La Magistrada MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL Ponente
	La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN
	En dos (02) de abril del año dos mil catorce, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00485, la cual no está firmada por la Magistrada Mónica Misticchio Tortorella, por motivos justificados.
	La Secretaria, SOFÍA YAMILE GUZMÁN