Magistrado Ponente: INOCENCIO ANTONIO FIGUEROA ARIZALETA

Exp. Nro. 2017-0646

 

Mediante Oficio Nro. CSCA-2017-002085 de fecha 12 de julio de 2017, recibido en esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el 25 de ese mismo mes año, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo remitió el expediente identificado con el alfanumérico AP42-G-2016-000117, contentivo de la demanda de nulidad incoada por las abogadas Marisol Briceño Febres Cordero, María Soledad Noya y Haydi Fernández Manuit, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nros. 47.656, 62.594 y 77.537, respectivamente, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil WHIRLPOOL, S.A., constituida conforme a las leyes de la República Federativa de Brasil y con domicilio en la ciudad de Sao Paulo, contra la Resolución Nro. 448 de fecha 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 559 del 5 del mismo mes y año dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), mediante la cual se negó la solicitud de registro marcario Nro. 2012023608 clase 11, sobre el signo “COMPRA CIERTA”.

Dicha remisión fue efectuada con motivo del recurso de apelación ejercido por el abogado José Gerardo Vielma, con INPREABOGADO Nro. 91.570, en su condición de sustituto del Procurador General de la República contra la sentencia Nro.  2017-00233 dictada por la prenombrada Corte el 21 de marzo de 2017 que declaró con lugar la demanda de nulidad.

El 3 de agosto de 2017 se dio cuenta en Sala y, en la misma oportunidad, el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta fue designado Ponente. Asimismo, se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se fijó un lapso de diez (10) días de despacho para fundamentar la apelación.

Por escrito presentado en fecha 3 de octubre de 2017 la abogada Lorena Arciles Ynfante, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 138.490, fundamentó la apelación interpuesta.

A través de auto del 18 de octubre de 2017 se dejó constancia del vencimiento de los lapsos para la fundamentación y contestación del recurso de apelación; en consecuencia, la causa entró en estado de sentencia.

Realizado el estudio del expediente pasa esta Máxima Instancia a decidir, previo a lo cual formula las siguientes consideraciones:

I

DE LA SENTENCIA APELADA

 

Mediante decisión Nro. 2017-00233 de fecha 21 de marzo de 2017, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declaró con lugar la demanda de nulidad incoada, con fundamento en lo siguiente:

“- Del vicio de inmotivación.

(…omissis…)

Con el objeto de verificar si el acto administrativo cuestionado incurre en el citado vicio, esta Corte pasa de seguidas a examinar la documentación cursante en el expediente judicial, evidenciando al efecto que a los folios 31 al 39 del mismo, cursan en copia certificada la Resolución N° 448 del 2 de noviembre de 2015, a través de la cual el Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual negó de oficio el registro de la marca ‘COMPRA CIERTA (etiqueta)’, en los términos que siguen: 

‘(…) CONSIDERANDO QUE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DETALLADAS A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN INCURSAS EN LA DISPOSICIÓN(ES) PROHIBITIVA(S) ESTABLECIDA (sic) EN EL ARTÍCULO 33, NUMERAL (sic) 9 (sic), DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, G.O. (sic) Nº 25.227, DE FECHA 10/12/1956 (sic). ESTE DESPACHO DECIDE NEGARLAS DE OFICIO. SOLICITUD (…) 2012-023607 CLASE (…) 11 NOMBRE DE LAS MARCA (…) COMPRA CIERTA (…) NOMBRE DEL TITULAR (…) WHIRLPOOL, S.A., Domicilio: Sao Paulo País: BRASIL. Tramitante: SHAFFER MEDINA MARISOL SARA (…) COMENTARIO: EL SIGNO SOLICITADO RESULTA DESCRIPTIVO DE LA CUALIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PARA LO CUAL REQUIERE LA PROTECCIÓN (…)’. 

(…omissis…)

Del acto objetado citado supra, se evidencia claramente la expresión de los hechos y de derecho que sirvieron de fundamento para que la Administración tomara la decisión de negar el registro de la marca ‘COMPRA CIERTA (etiqueta)’ peticionada, señalándose en dicho acto –se insiste-, que la solicitud presentada por la sociedad mercantil Whirlpool, S.A., debe ser negada debido a que el signo requerido resulta descriptivo de la cualidad y calidad de los servicios para lo cual requiere la protección, de acuerdo con lo previsto en el ordinal 9º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, motivo por la cual esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considera que el acto impugnado de nulidad cumple con los extremos previstos en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de esta forma queda desechado el alegato de inmotivación puesto de manifiesto por las apoderadas judiciales de la parte accionante. Así se decide. 

- Del vicio de falso supuesto de derecho. 

Por otra parte, las apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Whirlpool, S.A., sostuvieron que el acto administrativo impugnado, presuntamente incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, al haberse señalado en el referido acto, que ‘(…) la solicitud de marca (…) COMPRA CIERTA (etiqueta), Inscripción Nº 2012-023607, se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el ordinal 9º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial (…)’.

(…omissis…)

Ahora bien, en el caso sub examine el producto COMPRA CIERTA no encuadra dentro del supuesto previsto en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que el término COMPRA CIERTA en modo alguno es asimilable a la venta de productos como ‘secadoras o microondas’, toda vez que puede aludir a cualquier tipo de compra y no hace referencia alguna a dichos productos que se pretenden distinguir, por cuanto el término compuesto ‘COMPRA CIERTA’, no informa las características del producto o servicio que se pretende identificar. En este sentido, cuando nos hacemos la pregunta: ¿Cómo es el producto?, en forma alguna el término COMPRA CIERTA es alusivo a la compra venta de ‘secadoras y microondas’, por lo que no es cierto que el signo solicitado resulte descriptivo de la cualidad o calidad de los servicios para lo cual se requiere la protección, por consiguiente no se incurrió en el supuesto prohibitivo previsto en el artículo 33, numeral 9º de la Ley de Propiedad Industrial, demostrándose así que el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, erró al afirmar que el signo de ‘COMPRA CIERTA (etiqueta)’ en su clase 11, era ‘… DESCRIPTIVO DE LA CUALIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PARA LO CUAL REQUIERE LA PROTECCIÓN…’.

(…omissis…)

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo (…) [estima] que el término ‘COMPRA CIERTA’ no constituye un término descriptivo de la cualidad o forma de los productos que pretende distinguir. En consecuencia, la Administración erró al afirmar que el signo de COMPRA CIERTA era ‘… DESCRIPTIVO DE LA CUALIDAD Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS PARA LOS CUALES REQUIERE LA PROTECCIÓN…’, incurriendo así en el vicio de falso supuesto de derecho. Así se declara.

En razón de lo anterior esta Corte declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto y ANULA la Resolución Nº 448, dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial, en fecha 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 559 del 5 de noviembre de 2015. Por tanto, se le ORDENA a la Administración proceda al registro de la solicitud Nº 2012-023607, formulada por la parte recurrente respecto de la marca ‘COMPRA CIERTA (etiqueta) (…) destinada a distinguir: ‘Secadoras, microondas (Productos nacionales y/o extranjeros)’ (…)’, para lo cual deberá tomar en cuenta las consideraciones realizadas en esta decisión. Así se declara”. (Sic). (Agregado de la Sala).

II

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

A través de escrito presentado ante esta Sala en fecha 13 de octubre de 2017, la abogada Lorena Arciles Ynfante, antes identificada, en su carácter de sustituta del Procurador General de la República, fundamentó la apelación de autos con base en los siguientes argumentos:

Señala que “(…) tanto la Ley de Propiedad Intelectual como la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial emitida por la Comisión de la Comunidad Andina, de fecha 14 de septiembre de 2000, dedican algunas de sus disposiciones a regular los elementos que no son susceptibles de ser registrados como marca, destacando especialmente entre las prohibiciones establecidas a tal efecto, el uso de términos o expresiones genéricas o que se empleen comúnmente para indicar naturaleza o cualidad de los productos distinguidos”.

Indica que “(…) para que una expresión pueda ser considerada ‘marca’, es necesario que cumpla con el requisito de la distintividad, la cual ha sido considerada por el Tribunal Andino de Justicia como ‘la característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor (…)”.

Afirma que “(…) el factor decisivo o determinante para otorgar una denominación de carácter genérico, es el significado que la misma tiene para los consumidores y los empresarios en el lenguaje común y en las costumbres constantes del comercio. Un término genérico sería el que atiende para designar de una manera corriente y común un producto determinado. Si se autorizase el registro como marca de estos signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el cual se conoce en el mercado (…)”.

Destaca que “(…) las expresiones genéricas comunes que no tienen carácter de distintividad no pueden ser protegidas como marcas y son irregistrables” por lo que “(…) [esa] Representación de la República considera oportuno señala (sic) que (…) la Administración aplicó de forma correcta las normas y principios constitucionales legales en la materia [ya que] la sociedad mercantil Whirlpool, S.A., pretende registrar como marca la expresión ‘Compra Cierta’ la cual va acompañada de un signo gráfico, siendo pues, que tal expresión se configura como un término genérico no idóneo para funcionar como marca (…)”. (Agregados de la Sala).

Indica que “De acuerdo a lo anteriormente expuesto, para [esa] Representación la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo erró al declarar el presente recurso Con Lugar, por establecer que si (sic) se configuro (sic) el falso supuesto de derecho en el presente caso, ya que, efectivamente la marca ‘COMPRA CIERTA’ resulta descriptiva de la cualidad y calidad de los servicios que pretende proteger”. (Agregado de la Sala).

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento con relación al recurso de apelación interpuesto por el abogado José Gerardo Vielma, antes identificado, en su condición de sustituto del Procurador General de la República contra la sentencia Nro. 2017-00233 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo el 21 de marzo de 2017 que declaró con lugar la demanda de nulidad ejercida contra la Resolución Nro. 448 de fecha 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 559 del 5 del mismo mes y año dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante la cual se negó la solicitud de registro marcario Nro. 2012023608 clase 35, sobre el signo “COMPRA CIERTA”.

A tal efecto, se observa que la parte apelante no explanó vicio alguno contra la sentencia dictada por el a quo; sin embargo, luego de una serie de argumentos relacionados con la registrabilidad o no de la marca objeto de la solicitud negada por la Administración,  sostiene que “(…) la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo erró al declarar el presente recurso Con Lugar, por establecer que si (sic) se configuro (sic) el falso supuesto de derecho en el presente caso, ya que, efectivamente la marca ‘COMPRA CIERTA’ resulta descriptiva de la cualidad y calidad de los servicios que pretende proteger”.

Tal circunstancia permite a esta Sala circunscribir lo expuesto por la representación judicial de la República Bolivariana de Venezuela al vicio de suposición falsa en que habría incurrido la decisión de primera instancia, toda vez que:

“(…) de acuerdo a la pacífica y reiterada jurisprudencia de esta Sala, el vicio de suposición falsa en las decisiones judiciales se configura, por una parte, cuando el Juez, al dictar un determinado fallo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o que no guardan la debida vinculación con el o los asuntos objeto de decisión, verificándose de esta forma el denominado falso supuesto de hecho. Por otro lado, cuando los hechos que sirven de fundamento a la decisión existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero el órgano jurisdiccional al emitir su pronunciamiento los subsume en una norma errónea o inexistente en el derecho positivo, o incurre en una errada interpretación de las disposiciones aplicadas, se materializa el falso supuesto de derecho. (…)”. (Resaltado de esta Sala). (Vid., sentencias de esta Sala Nros. 00278 y 01318 del 11 de abril de 2012 y 1° de diciembre de 2016, respectivamente).

Establecido lo anterior, esta Máxima Instancia aprecia que la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo decidió que “(…) en el caso sub examine el producto COMPRA CIERTA no encuadra dentro del supuesto previsto en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, ya que el término COMPRA CIERTA en modo alguno es asimilable a la venta de productos como ‘secadoras o microondas’, toda vez que puede aludir a cualquier tipo de compra y no hace referencia alguna a dichos productos que se pretenden distinguir, por cuanto el término compuesto ‘COMPRA CIERTA’, no informa las características del producto o servicio que se pretende identificar”.

En ese sentido, a fin de observar si el tribunal de la causa interpretó correctamente el artículo 33, numeral 9 de la Ley de Propiedad Industrial, se hace necesario citar su contenido, el cual es del siguiente tenor:

“Artículo 33. No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:

(…)

9º) Los términos y locuciones que hayan pasado al uso general, y las expresiones comúnmente empleadas para indicar el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos; (…)”.

De la disposición normativa supra transcrita se puede colegir, que no es registrable un signo que haya pasado al uso general de la población, ni aquellas expresiones que la mayoría de los ciudadanos de un país o sociedad emplean para referirse a la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos. A título ilustrativo, la Sala entiende que la palabra “crema”, es inidónea como signo distintivo de un producto dentífrico, pues, la generalidad de los venezolanos se refiere a éste con dicho término, y porque, además, alude a la naturaleza y cualidad del bien.

Con base en lo anterior, considera la Sala que los signos genéricos y descriptivos no pueden utilizarse como marcas, cuando sean denominaciones de los productos o servicios que se designan con la expresión. (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 898 del  22 de julio de 2015).

Ahora bien, en el caso de autos la Resolución Nro. 448 de fecha 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 559 del 5 del mismo mes y año dictada por Registrador de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), dispuso lo siguiente:

“(…) NEGADAS (ARTÍCULO 33 L.P.I)

CONSIDERANDO QUE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DETALLADAS A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN INCURSAS EN LA DISPOSICIÓN (ES) PROHIBITIVA (S) ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 33, NUMERAL 9, DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL G.O. N° 25.227, DE FECHA 10/12/1956, ESTE DESPACHO DECIDE NEGARLAS DE OFICIO:

2012-023608   35    COMPRA CIERTA                    WHIRLPOOL S.A.

Domicilio: Sao Paulo País: Brasil

(…)

COMENTARIO: EL SIGNO SOLICITADO RESULTA DESCRIPTIVO DE LA CUALIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PARA LO CUAL REQUIERE LA PROTECCIÓN.

De lo anterior se puede concluir que la Administración Pública negó la solicitud marcaria de autos, por cuanto consideró que la misma es descriptiva del servicio para el cual se requiere la protección, ello es, la “compra, venta y distribución comercial de electrodomésticos; representación y promoción de productos”, en Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.

Sin embargo, considera este Alto Tribunal que el signo “COMPRA CIERTA” (etiqueta), contrariamente a lo sostenido por el Registrador Marcario del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), sí resultaba registrable y por lo tanto, no se encontraba incurso dentro de la prohibición contenida en el artículo 33, numeral 9, de la Ley de Propiedad Industrial, ello por cuanto no indica el género, la especie, naturaleza, origen, cualidad o forma de los productos a ser comercializados por la sociedad mercantil Whrilpool, S.A., ni tampoco se trata de una palabra que haya pasado al uso generalizado de la población venezolana para referirse al servicio por ella prestado.

En efecto, advierte esta Sala que el signo cuya protección se solicita está compuesto por dos palabras “compra” y “cierta”, y en tal sentido, debe reiterarse lo sostenido en anteriores oportunidades por esta Alzada, con relación a la marca “compleja”, es decir, aquella integrada por varios elementos que constituyen una unidad en su totalidad y que por tanto es indivisible, la cual individualiza la marca como signo diferenciador de productos análogos y que debe analizarse en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado.  (Vid., sentencia de este Órgano Jurisdiccional Nro. 01040 del 18 de octubre de 2016).

Aunado a lo anterior, se advierte que en anteriores oportunidades dicho Registro ha concedido la protección sobre signos como “COMPRA TELE”, “PRACTI COMPRAS”, “COMPRA PROTEGIDA” y otros, lo cual se desprende del buscador disponible en la página web del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), sapi.gov.ve.

Por todo lo anterior, este Órgano Jurisdiccional considera conforme a derecho la determinación realizada por el a quo, referida a que el “(…) término COMPRA CIERTA en modo alguno es asimilable a la venta de productos como ‘secadoras o microondas’, toda vez que puede aludir a cualquier tipo de compra y no hace referencia alguna a dichos productos que se pretenden distinguir, por cuanto el término compuesto ‘COMPRA CIERTA’, no informa las características del producto o servicio que se pretende identificar”; en consecuencia, se desestima el vicio de suposición falsa alegado por la representación judicial de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide.

Desestimado como ha sido el único vicio planteado por la parte apelante contra el fallo dictado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto y, por lo tanto, se confirma el fallo impugnado. Así se dispone.

IV

DECISIÓN

 

Con fundamento en las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

1. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la República Bolivariana de Venezuela contra la sentencia Nro.  2017-00233 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 21 de marzo de 2017 que declaró con lugar la demanda de nulidad incoada por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil WHIRLPOOL, S.A., contra la Resolución Nro. 448 de fecha 2 de noviembre de 2015, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 559 del 5 del mismo mes y año dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), mediante la cual se negó la solicitud de registro marcario Nro. 2012023608 clase 35, sobre el signo “COMPRA CIERTA”.

2. SE CONFIRMA el fallo impugnado. 

Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Devuélvase el expediente a la prenombrada Corte. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

La Presidenta MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL
		El Vicepresidente MARCO ANTONIO MEDINA SALAS
La Magistrada BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO
		El Magistrado - Ponente INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA
La Magistrada EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO
	La Secretaria, GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD
	En fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00031.
	La Secretaria, GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD