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La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo mediante oficio número 2013-2130 del 2 de abril de 2013, recibido el 8 del mismo mes y año, remitió a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el expediente de la demanda de nulidad con medida cautelar de suspensión de efectos incoada por los abogados Ricardo Antequera Parilli, Manuel Antonio Rodríguez, Ricardo Alberto Antequera, y Ricardo Enrique Antequera, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 6.147, 24.371, 54.439 y 75.230, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, “constituida de conformidad con las Leyes de Sociedades Mercantiles del Reino Unido (Companies Act de 1948), con domicilio en 20 Atholl Crescent, EH3 8HF, Edimburgo, Escocia, Reino Unido”, contra la Resolución número 1028 del 22 de julio de 2009, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 505 de la misma fecha que entró en vigencia el 28 del mismo mes y año, emanada del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI), mediante la cual “otorgó a la empresa venezolana DESTILERÍA CARÚPANO, C.A., la marca ‘DESTILERIA CARUPANO SCOTTY’S’ para la comercialización de una ‘bebida de licor seco’ que presuntamente contiene porciones de whisky”. (Destacados del escrito).
La remisión ordenada es consecuencia de haberse oído en ambos efectos el recurso de apelación incoado el 4 de marzo de 2013 por el abogado David Márquez, inscrito en el INPREABOGADO con el número 104.502, actuando con el carácter de apoderado judicial de la demandante, contra la sentencia número 2012-1981 del 29 de noviembre de 2012 por la cual la mencionada Corte declaró inadmisible la demanda de nulidad.
El 10 de abril de 2013 se dio cuenta en Sala, se ordenó aplicar el procedimiento de segunda instancia, conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y se designó Ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz. Asimismo, se fijó un lapso de diez (10) días de despacho para que la apelante fundamentara el recurso de apelación.
En fecha 7 de mayo de 2013, la representación judicial de la recurrente consignó el escrito de fundamentación de la apelación.
El 21 de mayo de 2013, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se dejó constancia que la causa entró en estado de sentencia por encontrarse vencido el lapso para dar contestación a la apelación.
El 29 de diciembre de 2014, se incorporaron a esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia las Magistradas María Carolina Ameliach Villarroel, Bárbara Gabriela César Siero y el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, designadas y designado, así como juramentadas y juramentado por la Asamblea Nacional el 28 del mismo mes y año.
El 23 de diciembre de 2015, se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el Magistrado Marco Antonio Medina Salas y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, designado y designada, así como juramentado y juramentada por la Asamblea Nacional en esa misma fecha. Asimismo, el Magistrado Marco Antonio Medina Salas fue designado Ponente.
El 24 de febrero de 2017, se eligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada esta Sala Político- Administrativa de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidente, Magistrado Marco Antonio Medina Salas; la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero. El expediente fue reasignado al Magistrado Marco Antonio Medina Salas.
Realizado el estudio de las actas procesales, pasa este Alto Tribunal a pronunciarse con fundamento en las siguientes consideraciones:
I
DE LA DEMANDA DE NULIDAD
En fecha 16 de noviembre de 2011, los abogados Ricardo Antequera Parilli, Manuel Antonio Rodríguez, Ricardo Alberto Antequera y Ricardo Enrique Antequera, antes identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil The Scotch Whisky Association, interpusieron ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo, demanda de nulidad con medida cautelar de suspensión de efectos, contra la Resolución número 1028 del 22 de julio de 2009, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 505 de fecha 22 de julio de 2009, emanada del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), mediante la cual “otorgó a la empresa venezolana DESTILERÍA CARÚPANO, C.A., la marca ‘DESTILERIA CARÚPANO SCOTTY’S’ para la comercialización de una ‘bebida de licor seco’ que presuntamente contiene porciones de whisky”; señalando lo siguiente:
Que en fecha 28 de julio de 2011, la “…SWA (sic) interpuso ante el SAPI (sic), con fundamento en lo previsto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), una Solicitud de Reconocimiento de Nulidad Absoluta de un acto administrativo dictado por ese Servicio Autónomo, consistente en el Registro Marcario No. P297051 (Res. 1028) que entró en vigor el 28 de julio de 2009, por medio del cual se otorgó a DESTILERÍA CARÚPANO, C.A., la marca ‘DESTILERÍA CARÚPANO SCOTTY’S’ según la solicitud de registro No. 2008-013640, para la comercialización de un licor que aparenta ser y/o contener whisky…”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).
Indicaron, que “…Transcurrido el lapso de veinte (20) días hábiles previsto en el artículo 5 de la LOPA (sic) para que se dicte decisión en las peticiones que no requieran sustanciación sin que fuese resuelta de manera expresa la solicitud interpuesta por la SWA (sic), se configuró en el presente caso según lo previsto en el artículo 4 de la LOPA (sic), el ‘silencio administrativo negativo’…”. (Mayúsculas y negrillas del original).
Señalaron, que en fecha 5 de mayo de 1992, la “…sociedad mercantil DESTILERÍA CARÚPANO, C.A., formalizó a (sic) trámite ante el SAPI (sic) la marca ‘SCOTTY’S’, quedando signado bajo el No. 1992-9106 en la Clase 49 nacional, con la intención de comercializar un licor seco que pretendía ser whisky. En esa oportunidad, dada la evidente intención de hacer uso de un signo engañoso que indicaba una falsa procedencia del producto que se pretendía comercializar, la SWA (sic) presentó oportunamente oposición a esa solicitud en fecha 10 de febrero de 1994 (…), invocando para ello la violación del artículo 81 (ausencia de distintividad), así como la causal prohibitiva para el otorgamiento de marcas contenida en el artículo 82, literales ‘d’, ‘h’ e ‘i’ (marcas que contengan denominación de origen o procedencia, o incluso geográfica que genere confusión) de la Decisión No. 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, normativa aplicable ratione temporis…”. (Destacados del escrito).
Señalaron, que “…La oposición fue declarada con lugar por el SAPI (sic), mediante Resolución No. 1265 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial No. 410 de fecha 18 de abril de 1.997…” (Mayúsculas del original).
Sostuvieron, que “…en el año 1997, el SAPI estableció que la marca ‘SCOTTY’S’ solicitada por DESTILERÍA CARÚPANO, C.A., consistía en un signo engañoso que indicaba una falsa procedencia del producto, lo cual contrariaba el precitado artículo 82 de la Decisión No. 344, para entonces vigente. Contra esa decisión, el solicitante de la marca interpuso un Recurso de Reconsideración, el cual no ha sido decidido para la fecha por el SAPI (sic)…”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).
Destacaron, que con anterioridad “…el SAPI ha decidi[do] a favor de la SWA (sic) los recursos de reconsideración interpuestos por terceros a quienes les fue negado el registro de marcas con signos engañosos y que sugerían una falsa procedencia de productos que pretendían ser whisky. Tal fue el caso de la marca ‘Highlander’ solicitada en el año 1.988 (sic) (…) por la empresa Ron Santa Teresa, para la cual la SWA (sic) presentó oposición (…) que fue declarada con lugar con base en el citado artículo 82 la (sic) Decisión No. 344, según Resolución No. 1967 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial No. 393 del 11 de agosto de 1995, bajo el fundamento de que la marca inducía al error en la procedencia del producto, haciendo crear al público consumidor que se trataba de un producto proveniente de Escocia…”. (Agregados de la Sala y destacados del escrito).
Alegaron, que “…contra esa decisión la solicitante presentó Recurso de Reconsideración que fue declarado sin lugar mediante Resolución No. 9699 publicada en el Boletín de la propiedad Industrial No. 405 de fecha 10 de octubre de 1996, ratificando la negativa de registro del referido signo…”. (Mayúsculas del original).
Adujeron, que en fecha 16 de julio de 2008, la empresa Destilería Carúpano, C.A., presentó “…nueva solicitud en la Clase 33 Internacional -49 Nacional ante el SAPI (sic) de esa marca -de manera encubierta- bajo la denominación compuesta ‘DESTILERÍA CARÚPANO SCOTTY’S’…”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).
Manifestaron, que esa marca “…fue concedida erróneamente por el SAPI mediante Resolución No. 1028 contenida en el Boletín de la Propiedad Industrial No. 505 publicado el 28 de julio de 2009, sin que hubiere hecho oposición, pues la SWA (sic) desconocía -al igual que el SAPI que bajo esa confusa denominación se pretendía comercializar la misma bebida de licor seco que aparenta ser whisky…”. (Mayúsculas, negrillas y subrayado del escrito).
Arguyeron, que “…luego de aprobada esa marca bajo error, la sociedad mercantil DESTILERÍA CARÚPANO, C.A., comercializa en la actualidad la referida bebida que de manera engañosa aparenta ser whisky escocés o ‘scotch’, usando únicamente la denominación ‘SCOTTY’S’ (y no la marca en los términos concedidos, como obliga la Ley, es decir, conforme a lo solicitado)…”. (Destacados del escrito).
Que el “…Registro Marcario No. P297051 concedido a la sociedad mercantil DESTILERÍA CARÚPANO, C.A., debe ser (…) declarado nulo (…) dado que éste fue otorgado contrariando (…) lo previsto en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (…) así como (…) lo contemplado en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial de 1.956 (sic)…”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).
Resaltaron, que es evidente que “…como lo resolvió el SAPI en el caso de la solicitud de la marca ‘SCOTTY’S’, tal denominación está ayuna de distintividad y nada diferente ocurre con la marca otorgada ‘DESTILERÍA CARÚPANO SCOTTY’S’, ya que el elemento preponderante sigue siendo la expresión ‘SCOTTY’S’, en clara referencia a una falsa indicación del origen del producto…”. (Destacados del escrito).
Precisaron, que el “…Registro Marcario No. P297051 concedido a la sociedad mercantil DESTILERÍA CARÚPANO, C.A., debe ser igualmente declarado nulo de nulidad absoluta, dado que éste fue otorgado contrariando lo previsto en el artículo 33 de la LPI (sic), legislación especial vigente en Venezuela en materia de propiedad industrial como consecuencia del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina…”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).
Denotaron, que la “…inclusión de la palabra ‘SCOTTY’ contenida en el nombre (…) hace referencia a un lugar de origen (Escocia), lo que viola el numeral 5 del artículo 33 de la LPI (sic), e (…) induce al error sobre la procedencia y cualidad (whisky escocés) del producto que se comercializará bajo esa marca, lo que contraviene el numeral 12 de esa disposición, razón por la cual el registro es nulo por ilegalidad…”. (Destacados del escrito).
Denunciaron que “…el Registro Marcario No. P297051 (…) fue dictado violando la cosa juzgada administrativa de acuerdo a lo previsto en el numeral 2 del artículo 19 de la LOPA (sic), es decir, por haber sido otorgado obviando una decisión previa (precedente) de la Administración Pública que decidió ese asunto de manera negativa…”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).
Indicaron que “…la cosa juzgada se verifica en este caso porque la misma empresa que solicitó el nombre ‘SCOTTY’S’ y que le fue negado por ser engañoso en cuanto a la procedencia del producto, solicitó exactamente el mismo nombre pero con la inclusión de la denominación comercial de la empresa a los fines de que el apelativo ‘Scotty’s’ no fuese notado por el SAPI (sic). Sin embargo, (…) en ambas solicitudes hay identidad de sujetos, objeto, causa y finalidad, pues la inclusión del nombre de la empresa DESTILERÍA CARÚPANO, C.A., para que la marca fuese ‘DESTILERÍA CARÚPANO SCOTTY’S’, no deja de hacer uso del nombre ‘SCOTTY’S’ como un producto elaborado por esa empresa, lo cual sigue siendo engañoso y sigue induciendo al error, pues lo verdaderamente importante es la identidad del nombre ‘SCOTTY’S’ contenida en la solicitud negada y en la nueva solicitud aprobada por error del SAPI (sic), ya que este aspecto es el que es determinante para identificar al producto como un bien que supuestamente califica como whisky elaborada con ingredientes de Escocia…”. (Destacados del escrito).
Que “…la finalidad de hacer del nombre ‘SCOTTY’S’ en el producto que comercializa, [es] esencial destacar que obtenido el registro, la sociedad mercantil DESTILERÍA CARÚPANO, C.A., ha estado comercializando -y lo hace en la actualidad- su producto únicamente con el nombre de ‘SCOTTY’S’ (y no la marca en los términos concedidos, como obliga la Ley, es decir, conforme a lo solicitado con la apelación de ‘Destilería Carupano (sic)’) y ha dejado de usar el nombre de la empresa como parte de la marca…”. (Agregado de la Sala, mayúsculas, negrillas y subrayado del escrito).
Manifestaron que “…El Registro Marcario No. P297051 concedido a la sociedad mercantil DESTILERÍA CARÚPANO, C.A., debe ser declarado nulo dado que el SAPI incurrió en diversos falsos supuestos de hecho o consideraciones fácticas erradas para el otorgamiento de la marca que contiene la apelación ‘SCOTTY’S’…”. (Destacados del escrito).
Precisaron, que “…si para la emisión del Registro Marcario No. P297051 el SAPI se hubiese percatado de la circunstancia fáctica de que el nombre solicitado, aun siendo compuesto, contenía claramente un signo engañoso que indicaba una falsa procedencia del producto, como era ‘SCOTTY’S’, la decisión hubiese sido la de negar el registro solicitado por la sociedad mercantil DESTILERÍA CARÚPANO, C.A., como lo hizo con la mencionada Resolución que denegó la concesión de la marca SCOTTY’S solicitada por la misma DESTILERÍA CARÚPANO, C.A.…”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).
Adujeron, que “…se verifica precisamente la mala fe de la empresa solicitante DESTILERÍA CARÚPANO, C.A., pues resulta claro que su intención fue la de evadir la negativa previa del SAPI, introduciendo en la marca solicitada, su razón social para luego comercializar su bebida haciendo uso únicamente del nombre ‘SCOTTY’S’, lo que reitera la inducción al error de los consumidores del producto, quienes legítimamente pueden creer que se trata de una bebida proveniente de Escocia, cuando en realidad es un licor producido en Venezuela que no si siguiera (sic) puede ser calificado de ‘whisky’, por lo que resultaría falso sostener que la marca que se pretendía obtener incluía la referencia a ‘Destilería Carúpano’, pues ésta no se menciona en la etiqueta de la botella…”. (Mayúsculas y negrillas del original).
Señalaron, que “…La mala fe evidencia el error en la apreciación de los hechos por parte del SAPI (sic), pues (…) si ese Servicio Autónomo hubiese verificado los datos de manera correcta, hubiese negado el registro solicitado, pues entre los objetivos fundamentales de la protección de los bienes inmateriales como las marcas, aparte de la creatividad, el enriquecimiento del acervo cultural, la educación, la información y el esparcimiento, se encuentran al crédito, la clientela, el prestigio empresarial y las probabilidades de ganancias legítimas por una empresa determinada…”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).
Expusieron, que “…la emisión del Registro Marcario No. P297051 el SAPI (sic) incurrió en el vicio de falso supuesto de derecho, lo cual afecta de gravedad extrema la causa y ocasiona la nulidad absoluta de esos actos, por errada aplicación de parte de ese Servicio Autónomo de las normas del Convenio de París y de la LPI…”. (Mayúsculas y negrillas del original).
Aludieron, que “…el vicio de falso supuesto de derecho se observó desde que el SAPI otorgó los registros marcario a la sociedad mercantil (…) sin tomar en cuenta las prohibiciones contenidas en los artículos 6 quinquies B) del Convenio de París y 33 de la LPI…”. (Sic). (Mayúsculas del escrito).
Arguyeron, que “…la presunción del buen derecho se desprende de la condición y legitimidad que tiene la SWA (sic) para actuar en nombre y representación de los productores de whisky escocés en el mundo, al agrupar más del 90% de las empresas que elaboran ese producto. En efecto, desde el punto de vista local, [su] representada es la asociación que tiene por finalidad proteger y promover a los legítimos productores de whisky escocés comercializado en Venezuela y el derecho con que actúa se desprende de su condición de asociación o sociedad original de productores de dicho bien. Es claro que como tal tiene un legítimo interés directo en que el Registro Marcario No. P297051 ‘DESTILERÍA CARÚPANO SCOTTY’S’, sea anulado porque éste afecta los derechos subjetivos y los intereses de sus representados…”. (Agregado de la Sala, mayúsculas y negrillas del escrito).
Sostuvieron, que en “…cuanto al segundo requisito esencial para la protección cautelar, que se refiere al peligro en el retraso o la demora que puede acarrear una declaratoria de nulidad –referida como periculum in mora– la cual se vincula con los eventuales daño que puede causar la ejecución del acto –de no suspenderse– y la irreparabilidad de daño, [observaron] que se verifica en este caso en la medida en que el Registro Marcario No. P297051, está siendo usado por DESTILERÍA CARÚPANO, C.A., para comercializar únicamente usando al nombre ‘SCOTTY’S’, un producto que induce al error por su falsa procedencia y cualidad, pues; (…) no es whisky, (…) no es escocés; y (…) no es producido en Escocia…”. (Corchete de la Sala, destacados del escrito).
Manifestaron, que la “…suspensión de los efectos del acto se configura como la forma idónea para detener los daños irreparables que se causan por la explotación del nombre ‘SCOTTY’S’ y la comercialización ilegítima de un producto que pretende ser whisky, pues decretando la suspensión de los efectos de los registros marcarios se impediría a DESTILERÍA CARÚPANO, C.A., comercializar en Venezuela el producto bajo esa denominación, hasta tanto sea decidido el fondo de la controversia planteada…”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).
Finalmente, solicitaron sea admitida, y sustanciada la demanda y se “…DECLARE PROCEDENTE la Medida Cautelar solicitada y acuerde la Suspensión de Efectos solicitada; y (…) DECLARE CON LUGAR el Recurso de Nulidad y deje sin efectos el Registro Marcario No. P297051…”. (Destacados del escrito).
II
DE LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia número 2012-1981 de fecha 29 de noviembre de 2012, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró inadmisible la demanda de nulidad en los términos siguientes:
“…CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Declarada como ha sido la competencia y previo al examen de fondo correspondiente a la pretensión deducida en el presente asunto, debe esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo pronunciarse sobre los alegatos que esgrimieran los Representantes Judiciales de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público en fechas 26 de junio de 2012 y 10 de julio de ese mismo año, respectivamente, a través de los cuales adujeron que la presente causa se encontraba caduca, ya que, la demanda interpuesta por la parte actora fue extemporánea.
Al respecto, resulta menester traer a colación lo alegado por la Abogada Cleivis González, actuando en su condición de Sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República, la cual señaló que de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial ‘…la acción a ejercer por la demandante era la interposición del recurso de nulidad al término de dos (2) años de la publicación del Boletín de la Propiedad Industrial que certificó la concesión de la marca. Por lo tanto, como se evidencia de autos y al hacer un cómputo desde la fecha 28 de julio de 2009, fecha en que entró en vigencia la Resolución Nro 1028 publicada en Boletín de la Propiedad Industrial Nº 505 de fecha 22 de Julio de 2009, mediante el cual se le concedió el Registro Marcario a DESTILERÍA CARÚPANO, C.A. hasta el día de interposición de la acción de nulidad, el día 16 de noviembre de 2011, transcurrieron dos (2) años, tres (3) meses y diecinueve (19) días en consecuencia, a partir de la fecha 28 de julio de 2009, empieza a transcurrir el lapso para que opere la caducidad de la acción en contra del demandante. Es decir, era el 28 de julio de 2011, fecha en que la demandante tenía que ejercer la acción de nulidad correspondiente en vía Jurisdiccional’.
Por su parte, la Representación Judicial del Ministerio Público expresó que ‘…la nulidad solicitada versa sobre una segunda solicitud de registro marcario interpuesta por la aludida empresa cuya denominación es diferente a la primera (SCOTTY), ya que la marca otorgada fue DESTILERIA (sic) CARUPANO (sic) SCOTTY’S, y que aún cuando en criterio de la recurrente se trata de una denominación engañosa para el público consumidor, y si bien la denominación que debía aparecer en la etiqueta es la autoriza en el registro marcario concedido a la empresa, lo que bien podría observar el SAPI (sic) a fin de aplicar los correctivos correspondientes, lo cierto es que la interposición del recurso por parte de la recurrente fue tardía, ya que habían transcurrido dos años desde que se produjo el acto cuya nulidad solicita, y que según expresa la parte recurrente no presentó oposición por no haberse enterado, operando en consecuencia la inadmisibilidad dada la caducidad del recurso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32 y 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa’. (Mayúsculas del original).
Ahora bien, vista la denuncia planteada, resulta importante señalar que la institución de la caducidad no admite paralización, detención, interrupción ni suspensión, sino que el mismo transcurre fatalmente, y su vencimiento, por tanto, ocasiona la extinción del derecho que se pretende hacer valer, por ende, la acción ha de ser interpuesta antes de su vencimiento.
De esta manera (…), esta Corte debe señalar que la misma deviene en razón de haber transcurrido un lapso fijado por el legislador para hacer valer un derecho, lapso de carácter procesal que, como tal, transcurre fatalmente y no es susceptible de interrupción, ni de suspensión tal y como ya ha sido precisado.
(…)
Ahora bien, expuesto lo anterior y circunscribiéndonos al caso de marras, se observa que en fecha 15 de julio de 2009, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, emitió la Resolución Nº 1028 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 505 de fecha 22 de julio de 2009, la cual obtuvo su vigencia en fecha 28 de ese mismo mes y año, mediante la cual le otorgó a la Sociedad Mercantil Destilería Carúpano, C.A., la marca ‘Destilería Carúpano Scotty’s’, ello con la finalidad de que ésta última comercializara una bebida de licor seco, signado bajo la nomenclatura P297051 (…).
En consecuencia, en fecha 28 de julio de 2011, la Representación Judicial de la Asociación Civil The Scotch Whisky Association, interpuso un oficio de ‘Reconocimiento de Nulidad-Registro Marcario No. P297051 ‘Destilería Carúpano Scott’y’s’, a través de la cual solicitó la revocatoria del otorgamiento de la marca ‘Destilería Carúpano Scotty’s’, a la Sociedad Mercantil Destilería Carúpano, C.A, debido a que a su juicio, lo que pretendía la precitada empresa era ‘usar como marca el nombre de la empresa seguido de ‘Scotty’s con lo cual pareciera que no se hacía referencia al whisky escocés (…) y (…) que aun siendo ‘Scotty’ un diminutivo de ‘escocés’ lo engañoso del nombre para el producto a comercializar…’ (…), en razón de que a decir de la parte demandante, el otorgamiento de la marca ‘Destilería Carúpano Scotty’s’ a la comercializadora Destilería Carupano, C.A., generaba una errónea apreciación de los compradores del whisky, ya que, la denominación ‘scotty’ podía ‘atentar directamente contra la integridad, autenticidad y origen del producto que representa’.
No obstante lo anterior, dicha oposición no fue decidida por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en consecuencia, la parte actora interpuso en fecha 16 de noviembre de 2011, ante esta Instancia Colegiada la presente demanda de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos.
Ahora bien, visto lo anterior (…), se colige que toda persona que considere sus derechos e intereses transgredidos por la otorgación de una marca a una determinada empresa, podrá durante treinta (30) días hábiles, contados desde el momento en que se publique dicho registro en el Boletín de la Propiedad Industrial, hacer oposición a la concesión de la marca.
En ese mismo orden de ideas, (…) se desprende que el interesado tiene un lapso de dos (2) años para interponer la nulidad respecto a la otorgación de una marca, contados desde el momento en que sea emitido el certificado de dicha concesión.
Siendo ello así y a los fines de conocer si en el presente caso transcurrió el lapso de otorgado por el legislador para interponer la demanda de nulidad cursante en autos, observa esta Instancia Sentenciadora que, tal como se señaló precedentemente, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio, emitió la Resolución Nº 1028 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial Nº 505 de fecha 22 de julio de 2009, la cual obtuvo su vigencia en fecha 28 de ese mismo mes y año, mediante la cual le otorgó a la Sociedad Mercantil Destilería Carúpano, C.A., la marca ‘Destilería Carúpano Scotty’s’.
Ello así, entiende esta Corte que desde el momento en que fue publicada la precitada Resolución Nº 1028 del 15 de julio de 2009, a saber el 28 de julio de 2009, la Asociación Civil The Scotch Whisky Association tenía un lapso de dos (2) años para interponer la presente demanda de nulidad, el cual fenecía en fecha 28 de julio de 2011, sin embargo, no fue sino hasta el día 16 de noviembre de 2011, cuando dicha empresa presentó ante esta Instancia Jurisdiccional la nulidad de la aludida Resolución.
Por tal motivo, y vista la extemporaneidad de la interposición de la presente demanda, esta Corte declara INADMISIBLE la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos en fecha 16 de noviembre de 2011, por la Representación Judicial de la Asociación Civil The Scotch Whisky Association. Así se decide.
(…)
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1. Su COMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad (…).
2. INADMISIBLE la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos.
3. Se ORDENA a la Secretaría de esta Corte, anexar copia de la presente decisión a la pieza signada bajo la nomenclatura de este Órgano Jurisdiccional AW41-X-2011-000070, el cual ordenó abrir el Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y en consecuencia, que se cierre el cuaderno sistemático de la misma…”. (Sic). (Destacados del fallo impugnado).
III
DE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA APELACIÓN
En fecha 7 de mayo de 2013, el abogado David Márquez Párraga, inscrito en el INPREABOGADO número 104.502, actuando con el carácter de apoderado judicial de la empresa The Scotch Whisky Association, presentó el escrito de fundamentación de la apelación en el que expuso lo siguiente:
Que “…la Corte basó su decisión en que la demanda de nulidad se intentó de manera directa en contra del acto del SAPI que contenido (sic) en el Registro Marcario No. P297051 del SAPI, en lugar de tomar en cuenta -y así fue reitera[da] numerosas veces en el expediente- que la acción de nulidad se interpuso luego que se configurara el silencio administrativo negativo derivado de la denegatoria presunta del SAPI sobre la solicitud de reconocimiento de nulidad absoluta del Registro Marcario No. P297051, por medio del cual se concedió la marca ‘DESTILERÍA CARÚPANO SCOTTY’S…”. (Agregado de la Sala, mayúsculas del escrito).
Señaló que “…Ese error trajo como consecuencia que el análisis del Tribunal sobre la caducidad se centrara en el lapso especial de dos (02) años previsto en la Ley de Propiedad Industrial actualmente vigente, pero se obvió lo lógico, como era el lapso de ciento ochenta (180) días previsto en la LOCJA para solicitar la nulidad en caso del silencio administrativo…”.
Argumentó que “…El registro Marcario No. P297051 otorgado por el SAPI incurrió en el vicio de Ilegalidad pues el registro se otorgó contrariando varias normas legales de manera expresa, como lo son el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como el artículo 33 de la vigente Ley de Propiedad Industrial de 1.956, el cual dispone que no podrán registrarse marcas que estén desprovistas de carácter distintivo o bien cuando la marca haga expresa referencia al lugar de origen de los productos. Ese supuesto aplica a ‘SCOTTY’S’, o bien a ‘DESTILERÍA CARÚPANO SCOTTY’S’ (pues el elemento preponderante de esa marca es la inclusión de la expresión ‘SCOTTY’S’), que hace clara referencia a una falsa indicación del origen del producto…”. (Destacados del escrito).
Alegó que “…se evidencia la ilegalidad en la medida en que el SAPI concedió esa marca contrariando lo previsto en el artículo 33 de la LIP, legislación especial vigente en Venezuela (…) -luego del retiro de Venezuela de la Comunidad Andina- que establece dentro de las prohibiciones para el registro de marcas, los nombre geográficos como indicación del lugar de procedencia (num. 5) y aquellos que puedan inducir al error por indicar una falsa procedencia o cualidad (num. 12)…”. (Mayúsculas del escrito).
Expuso que “…El Registro Marcario No. P297051 otorgado por SAPI incurre en el vicio de violación de Cosa Juzgada en sede administrativa (Art. 19.2 LOPA) por cuanto hay una identidad entre la marca concedida por error y la negativa de la marca solicitada originalmente, es decir, la denominación ‘SCOTTY’S’, pues hay identidad (i) del sujeto solicitante. (ii) del objeto que pretende comercializar (el mismo licor seco que pretende ser whisky); y (iii) la misma finalidad: inducir al consumidor a creer que el producto (sic) escocés. La inclusión, en la segunda solicitud de ‘DESTILERÍA CARÚPANO’ no tiene por fin sino inducir al error al órgano administrativo otorgante, de mala fe, para que precisamente otorgue una marca que ya había sido negada…”. (Mayúsculas y negrillas del escrito).
Arguyó que “…El Registro Marcario No. P297051 otorgado por SAPI incurrido (sic) en el vicio de Falso Supuesto de Hecho por haber otorgado el registro bajo la creencia de que era un signo distintivo que no inducía al error, pues en el otorgamiento de la marca que contiene la apelación ‘SCOTTY’S’, por cuanto se trata de un signo engañoso que indica una falsa procedencia del producto y se ha demostrado una falta de ‘eficacia distintiva’ o ‘capacidad diferenciadora’ de la marca que hacen presumir que de haber analizado el SAPI los hechos y datos de manera adecuada, el registro solicitado hubiese sido negado –como sucedió en la negativa original de ‘Scotty’s’- pues el objetivo del SAPI es, inter alia, la protección de los bienes inmateriales como las marcas…”. (Destacados del escrito).
Aludió que “…El Registro Marcario No. P297051 otorgado por SAPI incurrió en el vicio de Falso Supuesto de Derecho por errada apreciación, aplicación e interpretación de las normas que le permiten conceder los registros marcarios y aquellas que le impiden otorgar dichos registros, con motivo de hechos que fueron erróneamente apreciados por ese órgano, lo que afecta de manera definitiva la causa del acto administrativo y acarrea su nulidad, pues el SAPI incurrió en la omisión de aplicar las prohibiciones contenidas en el artículo 6 del Convenio de París y en los numerales 5 y 12 del artículo 33 de la LPI referidas a marcas que hagan referencia a nombres geográficos o de indicaciones de procedencia o bien a una falsa indicación de su cualidad…”. (Mayúsculas del escrito).
Finalmente, solicitó se declare con lugar la apelación interpuesta, se anule el fallo impugnado y quede nulo el registro marcario identificado con el alfanumérico P297051 emanado del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de The Scotch Whisky Association, contra la sentencia número 2012-1981 de fecha 29 de noviembre de 2012, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo mediante la cual declaró inadmisible por extemporánea, la demanda de nulidad incoada por la empresa demandante. A tal efecto, pasa a decidir en los términos siguientes:
Alegó el apoderado judicial de la empresa recurrente que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, “…basó su decisión en que la demanda de nulidad fue intentada de forma directa contra el acto del SAPI (…) sin tomar en cuenta que la acción de nulidad se interpuso luego que se configurara el silencio administrativo negativo derivado de la denegatoria presunta del SAPI sobre la solicitud de reconocimiento de nulidad absoluta del Registro Marcario No. P297051, por medio del cual se concedió la marca ‘DESTILERÍA CARÚPANO SCOTTY’S’…”.
Indicó que como consecuencia de dicho error el a quo al momento de analizar la caducidad de la acción tomó en consideración el lapso establecido en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial el cual es de dos (2) años para interponer la demanda de nulidad del registro de marca, sin tomar en cuenta -a su decir- el lapso de ciento ochenta (180) días previsto en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Al respecto, aprecia esta Sala que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en relación a la caducidad de la acción, advirtió que “…desde el momento en que fue publicada la precitada Resolución Nº 1028 del 15 de julio de 2009, a saber el 28 de julio de 2009, la Asociación Civil The Scotch Whisky Association tenía un lapso de dos (2) años para interponer la presente demanda de nulidad, el cual fenecía en fecha 28 de julio de 2011, sin embargo, no fue sino hasta el día 16 de noviembre de 2011, cuando dicha empresa presentó ante es[a] Instancia Jurisdiccional la nulidad de la aludida Resolución. Por tal motivo, y vista la extemporaneidad de la interposición de la presente demanda, esta Corte declara INADMISIBLE la demanda de nulidad interpuesta…”. (Agregado de la Sala).
En este orden de ideas observa la Sala que el apoderado judicial de la recurrente manifestó su disconformidad con el fallo impugnado, toda vez que -a su decir- el a quo erró al tomar en cuenta el lapso de caducidad establecido en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial, cuando lo correcto era aplicar el establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En atención a lo expuesto, debe indicarse que la caducidad, está determinada por la existencia de un plazo perentorio establecido en la Ley, para el ejercicio de un derecho, de una facultad o de una potestad, transcurrido el cual ya no es posible tal ejercicio, porque se ha producido el vencimiento del mismo, fijado en el texto legal, que hace operar y producir en forma directa, radical y automática la extinción del referido poder de obrar.
Ahora bien, para determinar si la sentencia apelada está ajustada a derecho, esta Sala observa:
Que ciertamente en fecha 15 de julio de 2009, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), emitió la Resolución número 1028 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 505 de fecha 22 de julio de 2009, la cual entró en vigencia el 28 de ese mismo mes y año, mediante la cual le otorgó a la sociedad mercantil Destilería Carúpano, C.A., la marca “Destilería Carúpano Scotty’s”, ello con la finalidad de que ésta última comercializara una bebida de licor seco, signado bajo la nomenclatura P297051.
Determinado lo anterior resulta oportuno traer a colación lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley Propiedad Industrial publicada en la Gaceta de la República de Venezuela número 25.217 del 10 de diciembre de 1956, los cuales establecen lo siguiente:
“Artículo 77. Durante treinta días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación en el Boletín de la Propiedad Industrial, cualquier persona podrá objetar la solicitud y oponerse a la concesión de la marca:
1. Por considerar que ésta se halla comprendida en las prohibiciones contempladas en los artículos 33, 34 y 35 de esta Ley, y
2. Por considerarse el opositor con mejor derecho que el solicitante.
Artículo 78. La oposición, en el primer caso del artículo 77, se notificará al solicitante por medio de aviso en el Boletín de la Propiedad Industrial, para que comparezca a informarse de aquélla en el plazo de quince días hábiles a contar desde la publicación. Vencido dicho plazo comenzará a correr un lapso de quince días hábiles para que el solicitante aduzca lo que estime conveniente a sus derechos.
El solicitante podrá efectuar modificaciones en su solicitud y si éstas fuesen aceptadas por el opositor dentro de un plazo de ocho días hábiles a contar de la fecha de contestación, se dará por terminado el procedimiento de oposición. En este caso, el Registrador ordenará una nueva publicación con las reformas aceptadas y se abrirá nuevamente el período de la oposición.
Si dentro del indicado plazo de ocho días, el opositor no manifestare que acepta las modificaciones propuestas, continuará el procedimiento de la oposición…”.
De las normas transcritas, se tiene que toda persona que considere que le ha sido vulnerado sus derechos e intereses por la otorgación de una marca a una determinada empresa, podrá durante treinta (30) días hábiles, contados desde el momento en que se publique dicho registro en el Boletín de la Propiedad Industrial, hacer oposición a la concesión de la marca.
En ese mismo orden de ideas, es importante hacer referencia al contenido del artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial, el cual establece lo siguiente:
“…Artículo 84. La nulidad del registro de la marca que hubiere sido concedida en perjuicio de derecho de tercero, podrá ser pedida ante los tribunales competentes, si el interesado no hubiere hecho la oposición a que contrae el artículo 77 de esta Ley.
Esta acción sólo podrá intentarse en el término de dos años, contados a partir de la fecha del certificado…”. (Negrillas de la Sala).
De la anterior disposición queda claro que el o la solicitante que haya requerido la nulidad del registro de una marca que fuere concedida en perjuicio del derecho de un tercero o tercera, podrá ser pedida ante los tribunales competentes, si el interesado o la interesada no hubiere hecho oposición a la misma. Dicha acción sólo podrá incoarse en el lapso de dos (2) años contados a partir de la fecha del certificado.
Ahora bien, de la revisión de las actas procesales, la Sala observa que en el caso bajo estudio el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), dictó la Resolución número 1028 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 505 de fecha 22 de julio de 2009, la cual entró en vigencia el 28 de ese mismo mes y año, mediante la cual le otorgó a la empresa Destilería Carúpano, C.A., la marca Destilería Carúpano Scotty’s, sobre dicha concesión de marcaria no se verificó que la parte interesada hubiese ejercido oposición de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley que rige la materia.
Por tal razón, a partir de la entrada en vigencia de la mencionada Resolución (28 de julio de 2009), comenzó a transcurrir el lapso de dos (2) años establecido en el artículo 84 de la Ley de la Propiedad Industrial, a fin de interponer la demanda de nulidad, el cual feneció el 28 de julio de 2011.
No obstante, no fue sino hasta el 16 de noviembre de 2011, cuando la representación judicial de la empresa The Scotch Whisky Association, presentó ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, la demanda de nulidad, lo cual denota que la misma fue presentada de manera extemporánea lo que trajo como consecuencia la declaratoria de inadmisibilidad por parte de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
Ahora bien, en relación al alegato planteado referido a la caducidad de la acción pues a su decir la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, basó su pronunciamiento “…en que la demanda de nulidad fue intentada de forma directa contra el acto del SAPI (…) sin tomar en cuenta que la acción de nulidad se interpuso luego que se configurara el silencio administrativo negativo derivado de la denegatoria presunta del SAPI…”; debe indicarse que la figura del silencio negativo está concebida como una garantía del o la particular frente a la inercia de la Administración, teniendo aquél o aquella la facultad de elegir entre acogerse al silencio administrativo de efectos negativos, y por tanto intentar oportunamente el recurso inmediato siguiente; o bien esperar la decisión tardía de la Administración, en cuyo caso, el lapso de caducidad empezaría a computarse una vez que la Administración emita la decisión correspondiente cumpliendo con su deber constitucional de ofrecer respuesta frente a las peticiones de los y las particulares.
En el asunto de autos, se observa que la recurrente a partir de la fecha de publicación de la Resolución número 1028 esto es, el 28 de julio de 2009, tenía un lapso de dos (2) años para interponer la demanda de nulidad correspondiente ante el órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley especial, el cual fenecía el 28 de julio de 2011; y, no fue sino hasta el 16 de noviembre de 2011, que la apelante interpuso ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo la demanda de nulidad.
Sin embargo, se tiene que la representación judicial de la sociedad mercantil The Scotch Whisky Association en fecha 29 de julio de 2011, presentó ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) un escrito de “reconocimiento” a fin de hacer valer sus pretensiones en un intento de reavivar la causa con la finalidad de que no operara la caducidad infringiendo de forma indudable el procedimiento especial establecido en la Ley de Propiedad Industrial la cual dispone que dicha acción debe ser interpuesta ante el órgano jurisdiccional dentro del lapso de dos (2) años contados a partir de la publicación de la Resolución.
Dicho lo anterior, se concluye que no existió un silencio administrativo por parte de la Administración dado que el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), realizó el procedimiento apegado a las disposiciones legales contenidas en la Ley de Propiedad Industrial. En razón de ello, se desecha el alegato planteado.
De manera que conforme a las consideraciones expuestas en los acápites que anteceden, el fallo impugnado se encuentra ajustado a derecho por cuanto el a quo sí dio correcta aplicación a las disposiciones legales contenidas en la Ley que rige la materia al apreciar que efectivamente en el caso sub examine operó la caducidad de la acción por cuanto la recurrente interpuso la demanda de nulidad fuera del lapso establecido en el artículo 84 de la Ley de Propiedad Industrial. En consecuencia, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar la apelación ejercida por la representacion judicial de la empresa The Scotch Whisky Association, contra la sentencia número 2012-1981 de fecha 29 de noviembre de 2012, dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y confirma el fallo apelado quedando firme el acto. Así se decide.
V
DECISIÓN
Sobre la base de los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la empresa THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, contra la sentencia número 2012-1981 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 29 de noviembre de 2012, mediante la cual declaró inadmisible por extemporánea la demanda de nulidad incoada contra la Resolución número 1028 del 22 de julio de 2009, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 505 de igual fecha que entró en vigencia el 28 del mismo mes y año, emanada del SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI). En consecuencia, se CONFIRMA el fallo apelado y FIRME el acto administrativo impugnado.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019). Años 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
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La Presidenta, MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL |
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El Vicepresidente - Ponente, MARCO ANTONIO MEDINA SALAS
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La Magistrada, BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO
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El Magistrado, INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA |
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La Magistrada, EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO
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La Secretaria, GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD
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En fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecinueve, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00016. |
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La Secretaria, GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD |
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