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Mediante escrito presentado ante esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 6 de octubre de 2009, los abogados José Gregorio Torrealba R. y Andrés José Linares Benzo, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 71.763 y 42.259, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil BAYER AKTIENGESELLSHAFT, domiciliada en la ciudad de Leverkusen, República Federal de Alemania; interpusieron demanda de nulidad contra el acto denegatorio tácito producto del silencio administrativo del MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO, al haber omitido dar respuesta al recurso jerárquico ejercido por la empresa demandante en fecha 27 de mayo de 1998, ratificado posteriormente el 25 de noviembre de 2008, contra la Resolución número 519 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial en fecha 7 de abril de 1998, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 421 del 8 de mayo de 1998, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución número 7609 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 397 de fecha 5 de enero de 1996, en la cual se negó la inscripción de la solicitud de la marca “BAYOVAC”, presentada el 14 de mayo de 1990 bajo el número 90-7754.
El 8 de octubre de 2009 se dio cuenta en Sala y, por auto de la misma fecha, se ordenó oficiar al Ministerio del Poder Popular para el Comercio a fin de solicitarle la remisión del expediente administrativo.
Mediante oficio número 474 del 26 de octubre de 2009 la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Comercio informó a esta Sala sobre la solicitud efectuada por ese Despacho a la Dirección General del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), para remitir el original del expediente administrativo.
Por diligencia del 10 de noviembre de 2009 el apoderado judicial de la parte actora pidió pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación, en virtud del vencimiento del lapso acordado para la remisión de los antecedentes administrativos del caso.
El 12 de noviembre de 2009 se dio cuenta en Sala y, por auto de la misma fecha, se ordenó pasar el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines del pronunciamiento sobre la admisión de la demanda de nulidad ejercida.
El 17 del citado mes y año se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación.
Mediante auto del 3 de diciembre de 2009 el referido Juzgado admitió la demanda interpuesta y ordenó citar a las ciudadanas Fiscal General de la República y Procuradora General de la República y al ciudadano Ministro del Poder Popular para el Comercio. Igualmente, ordenó librar el cartel al que alude el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, aplicable ratione temporis, y acordó requerir nuevamente el expediente administrativo del caso.
Practicadas las notificaciones ordenadas, el 15 de abril de 2010 se libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados y las terceras interesadas.
En fecha 20 de abril de 2010 el Ministerio del Poder Popular para el Comercio remitió el expediente administrativo.
El 27 de ese mismo mes y año, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala ordenó formar pieza separada con los antecedentes administrativos consignados.
Por diligencia de esa misma fecha -27 de abril de 2010- el apoderado judicial de la sociedad mercantil Bayer Aktiengesellschaft retiró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados y las terceras interesadas y, el 6 de mayo de 2010, consignó un ejemplar de su publicación.
El 10 de junio de 2010 la representación judicial de la Procuraduría General de la República presentó escrito de promoción de pruebas, el cual fue reservado en la misma fecha hasta el vencimiento del lapso procesal respectivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil.
El 29 de ese mismo mes y año, el Juzgado de Sustanciación admitió las documentales promovidas.
En fecha 11 de agosto de 2010, concluida la sustanciación de la causa, se ordenó pasar a la Sala las actuaciones.
El 23 de septiembre de 2010 se dio cuenta en Sala y, por auto de la misma fecha, se designó Ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, y se fijó un lapso de treinta (30) días de despacho para que las partes presentaran sus informes por escrito, conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fechas 2 y 7 de diciembre del 2010, las representaciones judiciales de la empresa demandante y de la Procuraduría General de la República, respectivamente, consignaron sus escritos de informes.
El 8 de diciembre de 2010 la causa entró en estado de sentencia.
En fecha 18 de enero de 2011, la representante de la Procuraduría General de la República solicitó a la Sala declarar inadmisible por extemporánea la demanda de nulidad interpuesta.
Por decisión número 222 del 17 de febrero de 2011 esta Sala Político-Administrativa declaró inadmisible la demanda de nulidad incoada.
Mediante sentencia número 1371 del 17 de octubre de 2014 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró “ha lugar” la solicitud de revisión de la sentencia número 222 dictada por la Sala Político-Administrativa el 16 de febrero de 2011 y ordenó a esta instancia emitir pronunciamiento sobre la demanda de nulidad ejercida.
En fecha 29 de diciembre de 2014 se incorporaron a esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia las Magistradas María Carolina Ameliach Villarroel, Bárbara Gabriela César Siero y el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, designadas y designado, así como juramentadas y juramentado por la Asamblea Nacional el 28 del mismo mes y año.
El 23 de diciembre de 2015 se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el Magistrado Marco Antonio Medina Salas y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, designado y designada, así como juramentado y juramentada por la Asamblea Nacional en esa misma fecha. El Magistrado Marco Antonio Medina Salas fue designado Ponente.
Por Auto para Mejor Proveer número 004 del 20 de enero de 2016 esta Sala Político-Administrativa ordenó oficiar a la Dirección de Registro de la Propiedad Industrial del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), a los fines de requerir: “1. Original o copia certificada del expediente administrativo debidamente foliado, relacionado con la solicitud de registro de la marca de comercio denominada ‘BAYOVAC’ a nombre de la sociedad mercantil BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, C.A.; 2. Información sobre el estado jurídico actual de la solicitud de registro de la marca de comercio ‘BAYOVAC’ o si se encuentra para la presente fecha registrada o vigente”.
Mediante oficio número 009820015 del 2 de marzo de 2016 el Director General del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) remitió la información solicitada en el auto para mejor proveer antes mencionado.
Por escrito de 5 de abril de 2016 la representación judicial de la parte accionante solicitó se declare con lugar la demanda de nulidad interpuesta.
En fecha 24 de febrero de 2017, se eligió la Junta Directiva de este Máximo Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada esta Sala Político-Administrativa de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidente, Magistrado Marco Antonio Medina Salas; la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; el Magistrado Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero.
El 18 de abril de 2017 el apoderado judicial de la parte demandante pidió dictar sentencia en la causa.
Para decidir, la Sala observa:
I
DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO
En el caso bajo examen se ha ejercido una demanda de nulidad contra el acto denegatorio tácito derivado del silencio administrativo del Ministro del Poder Popular para el Comercio, al haber omitido dar respuesta al recurso jerárquico ejercido por la empresa demandante en fecha 27 de mayo de 1998, ratificado posteriormente el 25 de noviembre de 2008, contra la Resolución número 519 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial en fecha 7 de abril de 1998, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 421 del 8 de mayo de 1998, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución número 7609 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 397 de fecha 5 de enero de 1996, en la cual se negó la inscripción de la solicitud de la marca “BAYOVAC”, presentada el 14 de mayo de 1990 bajo el número 90-7754.
El referido acto se fundamenta en los siguientes argumentos:
“(…)
Para decidir se observa:
Alega el recurrente en el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución que niega el registro al signo comercial solicitado BAYOVAC, que la motivación de la resolución impugnada dice que ‘los productos químicos’ CI. 1 y ‘las pilas eléctricas (CI 21 nacional’ tiene relación; que la marca Rayovac es ampliamente conocida, de reputación los productos que ampara y es ‘notoria’, característica que no desconocemos. Al apreciar el ‘parecido’ de ellas, se trata de que con las marcas en conflicto se distinguen productos diferentes y una (la nuestra-productos químicos), y la otra registrada (pilas eléctricas), y afirmar que tiene relación, es absurdo. Por otra parte expone que la firma Bayer Aktiengesellschaft, como gran empresa industrial de gran reputación y notoriedad mundial, jamás hace uso de nombres de marcas plagiando imitando las de terceros porque usa con BAY-OVAC, el prefijo BAY derivado de su nombre BAYER.
Este Despacho una vez analizados los argumentos expuestos por el recurrente y del cotejo realizado entre BAYOVAC vs RAY-O-VAC, aprecia que la marca solicitada reproduce casi en su totalidad al signo opuesto, toda vez que la única diferencia que presenta es la letra ‘B’ al principio, lo cual hace que fonéticamente tenga prácticamente la misma pronunciación y visualmente se presta a confusión, en este sentido, y por cuanto la marca RAY-O-VAC, representa una marca de carácter notorio en nuestro país, hecho éste afirmado por el mismo recurrente en su escrito, y siendo que las marcas notorias gozan del máximo grado de protección, rompiendo con principios del derecho marcario como son el de especialidad y territorialidad, esta Autoridad Administrativa considera que permitir el registro solicitado sería causar confusión entre los consumidores, los cuáles podrían comprar por error o confusión en cuanto a la procedencia y origen de los productos pensando que provienen de un mismo fabricante, en consecuencia debe este Despacho proporcionar seguridad a la colectividad en general de no adquirir productos por equivocación, por una falsedad marcaria así como también se le debe seguridad al propietario de un signo marcario, (más aún si estamos ante una marca notoria), en cuanto al derecho que posee para su explotación exclusiva y los beneficios patrimoniales que obtiene.
En consecuencia y en virtud de las consideraciones precedentes, este Despacho declara SIN LUGAR, el Recurso de Reconsideración interpuesto y confirma la resolución impugnada.
(…)”. (Sic). (Resaltado del original).
II
DE LA DEMANDA DE NULIDAD
Mediante escrito presentado el 6 de octubre de 2009 ante esta Sala Político-Administrativa, los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Bayer Aktiengesellschaft ejercieron la demanda de nulidad contra el acto denegatorio tácito producto del silencio administrativo del Ministro del Poder Popular para el Comercio, al haber omitido dar respuesta al recurso jerárquico ejercido por la empresa demandante en fecha 27 de mayo de 1998, ratificado posteriormente el 25 de noviembre de 2008, contra la Resolución número 519 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial en fecha 7 de abril de 1998, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 421 del 8 de mayo de 1998, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución número 7609 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 397 de fecha 5 de enero de 1996, en la cual se negó la inscripción de la solicitud de la marca “BAYOVAC”, presentada el 14 de mayo de 1990 bajo el número 90-7754.
Fundamentan la demanda en los siguientes aspectos:
Que en fecha 14 de mayo de 1990 su mandante consignó ante el Registrador de la Propiedad Intelectual la solicitud de registro número 7754-90 de la marca “BAYOVAC”, Clase 6, para distinguir “Preparaciones farmacéuticas y productos veterinarios”.
Señalan que una vez publicada la mencionada solicitud en el Boletín de la Propiedad Industrial número 374 de fecha 6 de septiembre de 1993, la empresa Rayovac Corporation “presentó observación (…) en contra de la mencionada solicitud por considerar que la marca solicitada por [su] representada es violatoria del artículo 72, literal h), artículo 73 literales a), d) y e), en atención a la marca de su propiedad [RAY-O-VAC]”. (Agregados de la Sala).
Informan que el Registro de la Propiedad Industrial mediante la Resolución número 7609 del 6 de diciembre de 1995, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 397 de fecha 5 de enero de 1996, declaró con lugar la oposición realizada por la sociedad mercantil Rayovac Corporation y, en consecuencia, negó el registro solicitado por la demandante de la marca “BAYOVAC”.
Manifiestan que, el 19 de enero de 1996, su representada ejerció el recurso de reconsideración contra la referida negativa, el cual fue declarado sin lugar mediante la Resolución número 519 dictada por el Registrador de Propiedad Industrial, publicada en el Boletín de Propiedad Industrial número 421 del 8 de mayo de 1998, contra la cual, ejercieron a su vez, el recurso jerárquico en fecha 27 de mayo de 1998, ante el entonces Ministro de la Producción y el Comercio.
Afirman que “…transcurridos más de 10 años desde que [su] representada presentó el recurso jerárquico…”, el Viceministro de Industrias Ligeras publicó un Aviso Oficial, en el Boletín de la Propiedad Industrial número 495, vigente a partir del 3 de septiembre de 2008, mediante el cual informó a todos “…aquellos interesados o tramitantes que hayan interpuesto recursos jerárquicos contra decisiones publicadas en Boletines de la Propiedad Industrial, (…) [que] deben igualmente ratificarlos…”, en un plazo de noventa (90) días, a tenor de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. (Agregados de la Sala).
Con fundamento en el citado Aviso Oficial, el 25 de noviembre de 2008 la empresa demandante presentó escrito de ratificación del recurso jerárquico ejercido.
Señalan que hasta la fecha de interposición de la presente acción de nulidad, no se había producido la decisión del recurso jerárquico, por lo que se ha generado el acto denegatorio tácito en virtud del silencio administrativo.
Denuncian que la Resolución número 519 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial, adolece del vicio de falso supuesto de hecho.
Que contrariamente a lo afirmado por la mencionada Resolución, las marcas “Bayovac” y “Rayovac” no tienen fonéticamente la misma pronunciación y, visualmente, tampoco se prestan a confusión, por cuanto -a su decir- “…al analizar globalmente los signos en conflicto, se evidencian diferencias suficientes gráficas y fonéticas para individualizar los productos que cada una de ellas destina, con lo cual la probabilidad de confusión del público consumidor al momento de selección del producto será prácticamente nula.”
Agregan que las referidas marcas distinguen productos totalmente distintos por cuanto, el primero “Bayovac”, representa productos farmacéuticos y veterinarios mientras que, el segundo “Rayovac”, ampara un producto específico como lo son las “pilas eléctricas”.
Por otra parte, indican que la Resolución número 519“…yerra (…) al establecer acerca de la notoriedad de la marca base de la negativa (…), por cuanto la notoriedad de la marca RAY-O-VAC no es un hecho controvertido en el presente asunto…”. (Subrayado de la cita).
Con fundamento en lo anterior, afirman que el acto denegatorio tácito cuya nulidad demandan está viciado de falso supuesto de hecho y, en consecuencia, afectado de nulidad absoluta, conforme a lo dispuesto en los artículos 12, 19 y 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y así solicita sea declarado por este Alto Tribunal.
III
ALEGATOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
En fecha 7 de diciembre de 2010 la abogada Eurídice Civira Esculpi, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 23.981, actuando con el carácter de sustituta de la Procuraduría General de la República, solicitó sea declarada sin lugar de la demanda interpuesta, con base en lo siguiente:
Que “en los registros del Servicio Autónomo de la Propiedad Industrial se encuentra registrada la marca ‘RAYOVAC’, bajo los N° 41153 y 39062 en la clase 21 de la clasificación nacional, cuyo titular es RAYOVAC CORPORATION, dicha marca distingue ‘Pilas Eléctricas’.”.
Señala que “se desprende que las marcas tanto la registrada como la solicitada, y posteriormente negada, advierten igualdad gráfica y fonética; es decir, reproducen fonéticamente la misma pronunciación, lo que puede llevar a confusión a los consumidores. El problema subyace en que estos productos son expedidos en establecimientos comunes y van dirigidos a distintos tipos de usuarios, por lo que, de alguna manera, el adquirente podría incurrir en una confusión indirecta al adquirir el producto”.
Manifiesta que “la Administración al negar la marca solicitada buscó la protección del colectivo en la adquisición de los productos, ajustándose al literal h) del artículo 82 y a los literales a) y d) del artículo 83 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena…”.
Por lo expuesto, pide que el alegato de falso supuesto denunciado sea desestimado y se declare sin lugar la demanda de nulidad.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto a la demanda de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil Bayer Aktiengesellshaft contra el acto denegatorio tácito producto del silencio administrativo del Ministro del Poder Popular para el Comercio, al haber omitido dar respuesta al recurso jerárquico ejercido por la empresa demandante en fecha 27 de mayo de 1998, ratificado posteriormente el 25 de noviembre de 2008, contra la Resolución número 519 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial en fecha 7 de abril de 1998, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 421 del 8 de mayo de 1998, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución número 7609 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 397 de fecha 5 de enero de 1996, en la cual se negó la inscripción de la solicitud de la marca “BAYOVAC”, presentada el 14 de mayo de 1990 bajo el número 90-7754.
Ahora bien, se aprecia que la parte actora fundamenta su demanda en que la Administración al dictar el acto impugnado incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, pues afirma no ser cierto que las marcas “Bayovac” y “Rayovac” tengan fonéticamente la misma pronunciación y, visualmente, tampoco se prestan a confusión, por cuanto -a su decir- “…al analizar globalmente los signos en conflicto, se evidencian diferencias suficientes gráficas y fonéticas para individualizar los productos que cada una de ellas destina, con lo cual la probabilidad de confusión del público consumidor al momento de selección del producto será prácticamente nula.”.
Agregan que las referidas marcas distinguen productos totalmente distintos toda vez que el primero “Bayovac”, representa productos farmacéuticos y veterinarios mientras que, el segundo “Rayovac”, ampara un producto específico como lo son las “pilas eléctricas”. Por otra parte, indican que la Resolución número 519“…yerra (…) al establecer acerca de la notoriedad de la marca base de la negativa (…), por cuanto la notoriedad de la marca RAY-O-VAC no es un hecho controvertido en el presente asunto…”. (Subrayado de la cita).
Respecto al falso supuesto, debe indicarse que se configura de dos maneras diferentes: la primera, relativa al falso supuesto de hecho el cual se verifica cuando la Administración al dictar un acto administrativo fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el asunto objeto de decisión; la segunda, cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume en una norma errónea o inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión, lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos del administrado o la administrada; en este caso se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto. (Vid. sentencia de esta Sala número 138 de fecha 4 de febrero de 2009).
Determinado lo anterior, pasa esta Sala a verificar si la Administración incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, para lo cual corresponde analizar si efectivamente los signos bajo estudio presentan similitud.
Al respecto, se observa que la Resolución número 7609 de fecha 14 de mayo de 1990, confirmada a través del acto administrativo impugnado, es del siguiente tenor:
“(…)
Para decidir se observa:
Ha sido presentada por ante este Despacho la solicitud de registro de la marca comercial BAYOVAC, a cuya concesión hace observación RAYOVAC CORPORATION; ya que reproduce casi textualmente a la marca reconocida en el mercado nacional RAYOVAC (…) de amplia y bien cimentada reputación, obtenida gracias a la alta calidad de sus productos y la profusa difusión comercial con que ha sido respaldada por el fabricante. Es doctrina reiterada de este Despacho que cuando dos marcas presentan un gran parecido gráfico y fonético, la otra ya registrada, que distingue productos relacionados no podrán registrarse por cuanto podría inducirse a error o a confusión al consumidor, sobre la procedencia o cualidad de los productos. Componentes químicos y pilas eléctricas tienen relación, por cuanto las segundas contienen algunos componentes químicos y además la marca solicitada es de carácter notorio, ampliamente conocida a nivel nacional e internacional. El signo solicitado se halla incurso en el Literal h) Artículo 82 y Literales a) y d) del Artículo 83 de la decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
(…)”.
Por su parte, la Resolución número 519 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial en fecha 7 de abril de 1998, afirmó en cuanto a la situación bajo análisis lo siguiente:
“(…)
Este Despacho una vez analizados los argumentos expuestos por el recurrente y del cotejo realizado entre BAYOVAC vs RAY-O-VAC, aprecia que la marca solicitada reproduce casi en su totalidad al signo opuesto, toda vez que la única diferencia que presenta es la letra ‘B’ al principio, lo cual hace que fonéticamente tenga prácticamente la misma pronunciación y visualmente se presta a confusión, en este sentido, y por cuanto la marca RAY-O-VAC, representa una marca de carácter notorio en nuestro país, hecho éste afirmado por el mismo recurrente en su escrito, y siendo que las marcas notorias gozan del máximo grado de protección, rompiendo con principios del derecho marcario como son el de especialidad y territorialidad, esta Autoridad Administrativa considera que permitir el registro solicitado sería causar confusión entre los consumidores, los cuáles podrían comprar por error o confusión en cuanto a la procedencia y origen de los productos pensando que provienen de un mismo fabricante, en consecuencia debe este Despacho proporcionar seguridad a la colectividad en general de no adquirir productos por equivocación, por una falsedad marcaria así como también se le debe seguridad al propietario de un signo marcario, (más aún si estamos ante una marca notoria), en cuanto al derecho que posee para su explotación exclusiva y los beneficios patrimoniales que obtiene.
(…)”. (Sic). (Resaltado del original).
En lo que respecta a la consideración de similitudes entre marcas este Máximo Tribunal, en sentencia número 514 del 3 de abril de 2001 (ratificada, entre otras, en las decisiones números 1382, 142 y 922, de fechas 1° de agosto de 2007, 9 de febrero de 2010 y 10 de agosto de 2016), estableció lo siguiente:
“Ante estas circunstancias, debe la Sala en la presente oportunidad reiterar que existen diversos elementos a considerar para determinar si la similitud entre dos marcas es lo suficientemente relevante para impedir su coexistencia en el mercado. Así, en la sentencia N° 514 del 3 de abril de 2001 (ratificada según sentencia N° 911 del 10 de mayo de 2001), se estableció lo siguiente:
‘En este sentido, cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto (véanse sentencias de la Sala Político-Administrativa de fechas 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente). Algunos de estos parámetros se enumeran a continuación:
a)La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída. En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica individualizadota a recordar por el consumidor.
b) Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente;
c) La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión;
d) Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial’.
Ratificando el criterio antes transcrito, esta Sala pasa a pronunciarse con respecto al caso concreto, en los siguientes términos:
Es jurisprudencia de este Alto Tribunal que para que exista parecido fonético entre dos marcas comerciales suficiente para impedir el registro de una de ellas, es necesario, que tal similitud resulte de la comparación que de conjunto se haga de las marcas, y no del minucioso análisis de cada uno de sus elementos (sentencia de esta Sala del 6 de agosto de 1986, caso: Equipos Nacionales Vanguard de Venezuela S.A., ratificada en el fallo supra citado).
Asimismo, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor, por lo que, luego de efectuar un análisis de la estructura, así como la acentuación que debe tomarse en cuenta para establecer las diferencias entre las marcas nominativas en conflicto, en el presente caso se observa (…)” (Sic). (Resaltado de esta Sala).
De lo anterior se desprende que para juzgar la confundibilidad entre marcas, debe analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado, aun cuando algunos de éstos puedan consistir en signos o palabras similares a otras ya registradas que, por su naturaleza, dentro del conjunto, no quedarían protegidas aisladamente, por sí solas, como un derecho exclusivo de uso, pues el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por separado. Asimismo, la confusión debe resultar de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor o la consumidora. (Vid. Sentencia de esta Sala número 1216 del 17 de noviembre de 2016).
En el caso de autos, la controversia planteada radica en determinar si tal como lo apreció el Registrador de la Propiedad Industrial en la Resolución impugnada, las marcas “Bayovac” -cuya negativa de registro constituye el objeto de la demanda- y “Rayovac”, presentan similitud fonética y, por tanto, generarían confusión en los consumidores y las consumidoras.
Al respecto, se observa que el signo “Bayovac” fue solicitado por la sociedad mercantil Bayer Aktiengesellshaft para distinguir “preparaciones farmacéuticas y productos veterinarios” (folio 67 del expediente administrativo), mientras que el signo “Rayovac” se encuentra registrado para distinguir “pilas eléctricas”.
En este orden de ideas, debe indicarse conforme a la jurisprudencia transcrita que para que entre dos marcas comerciales exista “parecido fonético” suficiente como para impedir el registro de una de ellas, es necesario que tal similitud resulte de la comparación que del conjunto se haga de las marcas, y no del minucioso análisis de cada uno de sus elementos.
Expuesto lo anterior, y al momento de realizarse el estudio comparativo de las marcas bajo examen, advierte esta Sala que si bien ambas marcas poseen la misma desinencia “VAC”, tal parecido es insuficiente a los fines de concluir en su similitud y por tanto, en su incompatibilidad en el mercado, toda vez que, tal como alega la parte demandante, el prefijo “BAY” del signo “BAYOVAC” hace alusión a su pertenencia a la marca “BAYER” , mientras que en el caso de la marca “RAYOVAC”, dicha palabra corresponde a una alusión, en lengua inglesa, a la tecnología de tubos de vacío “vacuum tubes” y de rayos de electrones “electron rays” (Vid. http://www.self.gutenberg.org/articles/Ray-o-vac).
Aunado a lo anterior, se observa en cuanto a la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca “BAYOVAC” que el signo solicitado sería utilizado, tal como se desprende del expediente administrativo, para distinguir “preparaciones farmacéuticas y productos veterinarios”; caso diferente a la marca registrada “RAYOVAC”, la cual como quedó establecido en líneas anteriores y como reconoce el acto impugnado, distingue “pilas eléctricas”.
La diferencia apuntada representa un elemento de vital importancia para desechar la imposibilidad de coexistencia de ambas marcas en el mercado, y por ello dado que no pertenecen a la misma rama comercial e industrial, no podría generarse una confusión real en el consumidor o la consumidora.
Conforme a lo expuesto, observa la Sala luego de efectuar la comparación entre la marca registrada y la marca solicitada -contrariamente a lo decidido por la Administración-, que existe disparidad entre ellas, no siendo por lo tanto susceptibles de confusión, en cuya virtud la solicitud de la empresa demandante no es subsumible en la prohibición establecida en el artículo 33.11 de la Ley de Propiedad Industrial (Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 25.227 del 10 de diciembre de 1956), el cual es del siguiente tenor:
“Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:
(omissis)
11) La marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos”.
Así, resulta evidente para esta Sala que la Administración incurrió en el vicio de falso supuesto de hecho, toda vez que como ha quedado establecido, entre las marcas “Bayovac” y “Rayovac” no existe identidad de uso ni de pertenencia a la misma rama comercial e industrial que pudiese generar una confusión real en el consumidor o la consumidora, razón por la cual la demanda de nulidad debe declararse con lugar y, en consecuencia, se anula la Resolución número 519 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial en fecha 7 de abril de 1998, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 421 del 8 de mayo de 1998. Así se decide.
La nulidad del acto administrativo impugnado declarada en esta decisión no comporta en modo alguno para el Registrador o la Registradora de la Propiedad Industrial, la obligación de registrar la marca “BAYOVAC”; sino el deber de verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico sobre la materia. (Ver Sentencia de la Sala Núm. 384 de fecha 6 de abril de 2016). Así se determina.
En virtud de lo expuesto, esta Sala ordena al Registro de la Propiedad Industrial emitir nuevo acto administrativo, a los efectos de decidir la solicitud de registro número 90-7754, presentada por la empresa demandante el 14 de mayo de 1990, para lo cual deberá tomar en cuenta las consideraciones realizadas en este fallo.
VI
DECISIÓN
Conforme a los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1. CON LUGAR la demanda de nulidad incoada por la representación judicial de la sociedad mercantil BAYER AKTIENGESELLSHAFT, contra el acto denegatorio tácito producto del silencio administrativo del MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO, al haber omitido dar respuesta al recurso jerárquico ejercido por la empresa demandante en fecha 27 de mayo de 1998, ratificado posteriormente el 25 de noviembre de 2008, contra la Resolución número 519 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial en fecha 7 de abril de 1998, publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 421 del 8 de mayo de 1998, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución número 7609 publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial número 397 de fecha 5 de enero de 1996, en la cual se negó la inscripción de la solicitud de la marca “BAYOVAC”, presentada el 14 de mayo de 1990 bajo el número 90-7754, la cual se ANULA.
2. Se ORDENA al Registro de la Propiedad Industrial emitir nuevo acto administrativo, a los efectos de decidir la solicitud de registro número 90-7754, presentada por la empresa demandante el 14 de mayo de 1990, para lo cual deberá tomar en cuenta las consideraciones realizadas en este fallo.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
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La Presidenta MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL |
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El Vicepresidente - Ponente MARCO ANTONIO MEDINA SALAS
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La Magistrada BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO
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El Magistrado INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA |
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La Magistrada EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO
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La Secretaria, GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD |
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En fecha veinte (20) de julio del año dos mil diecisiete, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 00844, la cual no está firmada por la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, por motivos justificados. |
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La Secretaria, GLORIA MARÍA BOUQUET FAYAD |
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