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Mediante escrito presentado el 25 de febrero de 2015, la abogada Marisol Briceño Febres-Cordero (INPREABOGADO Nro. 47.656), actuando en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil MÖLLER MATERIALS HANDLING GMBH, empresa constituida de acuerdo con la legislación de Alemania, domiciliada en Pinneberg, Alemania, y con el número de inscripción HR B 5464 P, interpuso ante esta Sala demanda de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Resolución DM/Nro. 062-14 de fecha 21 de agosto de 2014, dictada por el entonces MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO (actualmente Ministro del Poder popular para la Industria y Comercio), mediante el cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Nro. 708 del 19 de septiembre de 2013 que, a su vez, declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución Nro. 1375, emanada del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) el 6 de noviembre de 2009, publicada en el Tomo I del Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 508 de fecha 17 de noviembre de 2008, a través de la cual se negó de oficio la solicitud de registro del signo “MÖLLER FLUIDFLOW”, inscrita bajo el Nro. 2006-028914, Clase 07 Internacional.
En fecha 26 de febrero de 2015, se dio cuenta en Sala y se ordenó la remisión de las actuaciones al Juzgado de Sustanciación, lo cual se hizo efectivo el 3 de marzo de ese mismo año.
El 12 de marzo de 2015, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala admitió la demanda interpuesta, acordando notificar a la Fiscal General de la República y a la Procuraduría General de la República, de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Igualmente, ordenó librar cartel de emplazamiento a que se refiere el artículo 80 eiusdem. Por último, acordó solicitar al demandado, el expediente administrativo relacionado con la presente causa.
En fecha 19 de marzo de 2015 se libraron los oficios Nros. 346, 347 y 348, dirigidos a las ciudadanas Ministra del Poder Popular para el Comercio y Fiscal General de la República, así como también a la Procuraduría General de la República, respectivamente.
En fechas 9, 15 y 30 de abril de 2015, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Sala consignó notificaciones dirigidas a las ciudadanas Ministra del Poder Popular para el Comercio y Fiscal General de la República y a la Procuraduría General de la República, respectivamente.
El 6 de mayo de 2015, por cuanto no se evidenciaba la recepción del expediente administrativo solicitado en fecha 19 de marzo de 2015, y en virtud de haber sido el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) instado a remitir dicho expediente, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala ordenó oficiar al mencionado Servicio Autónomo, librando oficio Nro. 607 de fecha 13 de mayo de 2015.
En fecha 21 de mayo de 2015, se libró el cartel a los terceros interesados, de conformidad con el contenido del artículo 80 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fechas 27 de mayo de 2015, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Sala consignó notificación dirigida al Director del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), la cual fue recibida el 15 de ese mismo mes y año. En esa misma fecha, la parte actora retiró el cartel librado el 21 de mayo de 2015.
El 28 de mayo de 2015, la abogada Marianella Serra (INPREABOGADO Nro. 112.060), actuando como sustituta de la Procuraduría General de la República, consignó oficio poder que acredita su representación.
Mediante diligencia de fecha 2 de junio de 2015, la parte actora consignó la publicación en el diario “Últimas Noticias” del cartel de emplazamiento librado el 21 de mayo de 2015.
Por auto del 3 de junio de 2015, y visto que constaban en autos las notificaciones ordenadas, el Juzgado de Sustanciación ordenó remitir el expediente a esta Sala, a los fines de fijar la oportunidad para celebrarse la audiencia de juicio, siendo recibido el 4 de ese mismo mes y año.
El 9 de junio de 2015, se dio cuenta esta Sala, se designó ponente a la Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, y se fijó para el día 9 de julio de 2015, la oportunidad para celebrarse la audiencia de juicio correspondiente.
El día 9 de julio de 2015 se llevó a cabo la audiencia de juicio, en la cual las partes expusieron sus argumentos de hecho y de derecho, para luego consignar sus respectivos escritos de conclusiones y pruebas.
Igualmente, la representación del Ministerio Público consignó informe fiscal y solicitó a la recurrente consignar lo siguiente: 1) el Boletín de la Propiedad Industrial donde aparece publicada la Resolución Nro. DM/Nro. 062-14, de fecha 21 de agosto de 2014; 2) la solicitud de concesión de la marca Nro. 2006-028914; y 3) la publicación en el Boletín de Propiedad Industrial de la Resolución Nro. DM/Nro. 063-14, de fecha 21 de agosto de 2014.
En fecha 14 de julio de 2015, esta Sala remitió el expediente al Juzgado de Sustanciación, el cual lo recibió el día 16 de ese mismo mes y año.
El 16 de julio de 2015, la parte actora consignó escrito mediante el cual dio respuesta a lo solicitado por el Ministerio Público en la audiencia de juicio. Igualmente, el Juzgado de Sustanciación en esta fecha estableció que el lapso de tres (3) días para la oposición a las pruebas promovidas, comenzaría a partir de esa fecha, exclusive.
Mediante auto del 30 de julio de 2015, el Juzgado de Sustanciación difirió para el tercer (3er) día de despacho siguiente, la decisión sobre la admisibilidad de las pruebas promovidas en la causa, las cuales fueron admitidas por auto del 6 de agosto de 2015, disponiéndose un lapso de diez (10) días de despacho siguientes a esa fecha, a los fines de que la parte actora remitiera la información solicitada. Asimismo, visto que no constaba en autos el expediente administrativo, se ordenó igualmente notificar al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), y a la Procuraduría General de la República, librándose para estos fines los oficios Nros. 980 y 981.
Por oficio Nro. MPPCO-SAPI-DG-0347/2015 de fecha 2 de julio de 2015, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) remitió copia certificada del expediente administrativo correspondiente a la marca del producto “Moller Fluidflow”, inscripción Nro. 06-28914, siendo recibido por el Juzgado de Sustanciación el 16 de septiembre de 2015.
En fechas 23 de septiembre y 1° de octubre de 2015, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Sala consignó notificaciones dirigidas al Director del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) y a la Procuraduría General de la República, las cuales fueron recibidas el 18 y 25 de septiembre de 2015, respectivamente.
El 22 de octubre de 2015, a los fines de dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado de Sustanciación el 6 de agosto de 2015, se libraron los oficios Nros. 1204 y 1205, dirigidos a la sociedad mercantil Möller Materials Handling GMBH y a la ciudadana Ministra del Poder Popular para el Comercio, respectivamente.
Mediante oficio Nro. MPPCO-SAPI-DG-0474/2015 de fecha 13 de octubre de 2015, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual dio respuesta al oficio Nro. 981 del 12 de agosto de 2015, anexando nuevamente copia certificada del expediente administrativo relacionado al juicio de la sociedad de comercio Möller Materials Handling GMBH, siendo recibido por el Juzgado de Sustanciación el 22 de ese mismo mes y año.
En fecha 3 de noviembre de 2015, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Sala consignó notificación dirigida a la Ministra del Poder Popular para el Comercio, la cual fue recibida el 2 de noviembre de 2015. En esa misma fecha, la parte actora se dio por notificada del oficio Nro. 1204 del 22 de octubre de 2015, y dio respuesta a lo requerido.
El día 10 de noviembre de 2015, el Alguacil del Juzgado de Sustanciación de esta Sala consignó notificación dirigida a la sociedad mercantil accionante, la cual fue recibida el 5 de noviembre de 2015.
En fecha 12 de noviembre de 2015, se recibió diligencia de la parte actora, mediante la cual manifestó haber dado cumplimiento al requerimiento realizado por el Juzgado de Sustanciación de la Sala, según Oficio Nro. 1204 del 22 de octubre del mismo año.
Por auto de fecha 17 de noviembre de 2015, en virtud de haber concluido el lapso de evacuación de pruebas, se ordenó remitir el presente expediente a la Sala, siendo recibido el 18 de ese mismo mes y año.
El 24 de noviembre de 2015, se dio cuenta en Sala, y se fijó el lapso de cinco (5) días de despacho para la presentación de informes, de conformidad con el contenido del artículo 85 de la Ley Orgánica de la jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha 3 de diciembre de 2015, el abogado Jesús Villegas (INPREABOGADO Nro. 148.442) actuando en su carácter de representante de la República, consignó escrito de informes.
El día 8 de diciembre de 2015, visto que culminó el lapso establecido el 24 de noviembre de 2015, la presente causa entró en estado de sentencia.
El 23 de diciembre de 2015 se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia el Magistrado Marco Antonio Medina Salas y la Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero, designados y juramentados por la Asamblea Nacional en esa misma fecha. La Sala quedó constituida, conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de la forma siguiente: Presidenta, Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel; Vicepresidenta, Magistrada Eulalia Coromoto Guerrero Rivero; la Magistrada Bárbara Gabriela César Siero; y los Magistrados Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y Marco Antonio Medina Salas.
Revisadas las actas que integran el expediente, esta Sala pasa a decidir, previas las siguientes consideraciones:
I
CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO
En fecha 21 de agosto de 2014, el Ministro del Poder Popular para el Comercio dictó la Resolución DM/Nro. 062-14 mediante la cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Nro. 708 del 19 de septiembre de 2013 que, a su vez, declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución Nro. 1375, dictada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) el 6 de noviembre de 2009, publicada en el Tomo I del Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 508 de fecha 17 de noviembre de 2008, a través de la cual se negó de oficio la solicitud del signo “MÖLLER FLUIDFLOW”, inscrita bajo el Nro. 2006-028914, Clase 07 Internacional. Del contenido del mencionado acto administrativo, se resalta lo siguiente:
“(…) Este Despacho, al momento de analizar y comparar los signos de las marcas confrontadas evidencia una gran semejanza entre ellos, que a pesar de que el signo solicitado posea un diseño, el mismo no le otorga la distintividad suficiente, por lo que se puede inducir a confusión al público consumidor, esto como consecuencia de que el signo solicitado reproduce el signo registrado obteniendo una similitud fonética considerable. De no tener la marca un carácter distintivo, la misma puede tender a confundirse con otros productos o servicios ofrecidos por marcas similares, independientemente de la clasificación que se trate, por lo que la función distintiva es la cualidad de individualizar en un mercado al producto. En tal sentido, se deben considerar que las normas establecidas en la Ley de Propiedad Industrial, son de orden público, de la misma se deduce que su protección va dirigida más que a intereses individuales a un interés público, como es el de evitar que la masa de consumidores pueda ser inducida a error o equivocación por el parecido entre las marcas comerciales que compiten en el mercado. Ahora bien, vale la pena destacar en el presente caso que las disposiciones contempladas en los ordinales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad industrial, prohíben el registro de una marca que se parezca gráfica y fonéticamente a otra ya registrada, o que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada, o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad, por lo tanto la marca comercial solicitada no reúne los caracteres de novedad y originalidad necesarios para la concesión de un nuevo registro, tal como lo prevé el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial que rige la materia (…)”.
II
DE LA DEMANDA DE NULIDAD INTERPUESTA
En fecha 25 de febrero de 2015, la parte actora consignó escrito de demanda de nulidad contra el acto administrativo contenido en la Resolución DM/Nro. 062-14 de fecha 21 de agosto de 2014, dictada por el Ministro del Poder Popular para el Comercio, antes referida, bajo las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
Señaló que “(…) en fecha 12 de diciembre de 2006 [su] poderdante la empresa alemana Möller Materials Handling GmbH mediante apoderado consignó solicitud de marca del tipo mixta denominada (…) (etiqueta), inscripción No. 2006-028914 en la Clase Internacional 07 del Clasificador de Niza para distinguir los productos ‘transportadores neumáticos y partes de los mismos, para el transporte de mercancías de volumen’ [siendo negada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual] por considerarla incursa en las disposiciones prohibitivas del numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, en virtud del parecido con la marca denominativa A.P. MOLLER, Registrada bajo el número S-027287 de fecha 15 de abril de 2005, en la clase 39 internacional, para distinguir los servicios de: ‘transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes, transporte pasajeros aéreos, marítimo, terrestre, guardamuebles, mudanzas grúas, taxis, estacionamiento de vehículos, transporte y custodia de valores, agencias de viaje y turismo, depósito, almacenamiento refrigerado, distribución y entrega de productos, embalaje’ (…)” (Agregados de esta Sala).
Indicó que “(…) [además] de las diferencias fonéticas existentes entre las palabras MÓLLER (sic) FLUIDFLOW y A.P. MOLLER, se indicó que la marca de la recurrente constituye una marca mixta conformada por una grafía especial que le otorga una alta distintividad y que aleja toda posibilidad de confusión con la marca base de la negativa y con las ya existentes en el mercado en el cual [su] mandante desarrolla su actividad comercial. Se agregó que el análisis de fondo de las marcas aquí confrontadas debe llevarse a cabo con una visión global considerando todos y cada uno de los elementos que las conforman. Sin embargo, el examinador ha desmembrado la marca de [su] representada considerando la palabra MOLLER, elemento común entre ambos signos, y concluyendo en una similitud con la marca base de la negativa que aún con la mencionada disección no es procedente (…)” (Agregados de esta Sala).
Alegó el vicio de falso supuesto de derecho, por cuanto “(…) la solicitante de la marca negada está consciente de que la distintividad es un elemento cardinal de cualquier marca y que, consecuentemente, si una marca no es novedosa y distintiva no puede cumplir la finalidad de hacer singulares a los productos o servicios que distingue. Esa es la razón de evitar el riesgo de confusión entre signos distintivos, esto es, impedir que el consumidor promedio pueda adquirir un producto o servicio creyendo que, en realidad, está adquiriendo otro (…)”.
Agregó que “(…) [ciertamente] la marca negada y la negante compartirían el elemento denominativo MOLLER, con las diferencias ortográficas ya señaladas. Por consiguiente, se podría indicar que el centro de la distintividad recae en el conjunto respecto a su todo, la combinación con la palabra FLUIDFLOW, la sintaxis de las letras y el diseño de la etiqueta (…)” (Agregado de esta Sala).
Destacó que “(…) ambos signos compartirían la palabra MOLLER a pesar de que en el signo de [su] mandante se escribe de forma distinta: MÖLLER. Esta palabra deriva del nombre de la empresa de [su] poderdante (…) con la particularidad que usa la diéresis (…) en la letra ‘Ö’. Dicha palabra MÖLLER, es difícilmente reinvindicable de manera autónoma y difiere en cuanto al tipo de escritura. Además conforma una etiqueta con un diseño bien específico [lo que es] suficiente para permitir la registrabilidad de la marca (…) dado que en la actualidad (…) coexisten pacíficamente sin causar riesgo de confusión, al menos 13 marcas registradas contentivas de la palabra MOLLER en alguna forma dentro de su elemento denominativo reinvindicado (…)” (Agregados de esta Sala).
Alegó que “(…) la norma invocada como fundamento de la negativa originaria por parte del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual y posteriormente ratificada por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, fue mal aplicada al caso sub judice, en tanto que –en criterio de la recurrente- las marcas confrontadas por la administración no son parecidas entre sí en sus elementos relevantes y, por ende, el ordinal 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial no resulta aplicable al caso que nos ocupa (…)”.
En este punto, señaló las diferencias fonéticas y gramáticas que existen entre las marcas confrontadas, realizando el siguiente análisis:
“(…) Mientras la marca de [su] representada está conformada por dos palabras, MÖLLER y FLUIDFLOW; el registro negante está conformado por tres palabras: A.P. MOLLER.
La palabra MÖLLER no tiene significación alguna en español, sin embargo en el caso de la marca de [su] mandante dicho término es relevante y posee un alto valor identificativo, ya que constituye parte del nombre de la empresa: Möller Materials Handling GmbH.
La escritura de la palabra MÖLLER, en el idioma alemán tiene una pronunciación específica y particular. Considerando que [su] representada es una empresa alemana, la forma de escritura y por ende su pronunciación es particular y relevante.
Las palabras de la marca de la recurrente están escritas con una sintaxis muy particular, además de exhibir un diseño especial y novedoso (…), mientras que el signo de la marca negante no posee ninguna escritura ni diseño que lo caracterice, es una expresión denominativa.
Visual o gráficamente las composiciones MÖLLER FLUIDFLOW y A.P. MOLLER, no son idénticas ni al menos similares, careciendo absolutamente de elementos en común.
El término coincidente MOLLER tiene diferente disposición en los signos confrontados. En efecto, constituye el primer término en la solicitud de marca negada, en tanto que el tercero en el registro negante (…)”. (Agregados de esta Sala).
Expresó que “(…) [la] autoridad decisoria del recurso jerárquico centra su análisis en la similitud entre las palabras: transporte y transportador (que, por cierto, no es lo mismo que transportista), pero ello no es más que un ejemplo craso de falso supuesto [siendo que el producto de su representada] es una MÁQUINA y no un servicio de transporte (…). De hecho, un ‘transportador neumático’ es una máquina (…) de transporte continuo (sic) que se emplean ampliamente en la industria para transportar materiales secos, finos y a granel. El transporte neumático se basa en el movimiento de sólidos en una corriente de aire a una velocidad determinada y en una dirección predeterminada [mientras que] el ámbito de negocios que distingue la marca A.P. Moller se refiere particularmente a una empresa internacional de origen danés, la cual se dedica al negocio de ‘cargueros en Venezuela’. La unidad está compuesta por una flota de 10 cargueros bajo contratos de gestión en el Lago Maracaibo. Así mismo, posee una unidad de perforación mar adentro de gas y petróleo (…)” (Agregados de esta Sala).
Expuso que “(…) el consumidor que pretenda comprar un bien como el distinguido por la marca de [su] mandante, no buscará adquirirlo de una compañía que preste servicios como los descritos en el registro negante, sino de un fabricante de maquinarias. Ambos son campos completamente distintos y perfectamente diferenciables y van dirigidos a un consumidor muy especializado. Tampoco ese hipotético consumidor utilizará los mismos canales de distribución y comercialización que los empleados por el titular de la marca base de la negativa, ni será el objetivo de las campañas de publicidad referidas a los servicios distinguidos por el registro negante, es cual, debe aclararse, se refiere básica y fundamentalmente a los servicios que presta un transportista marítimo, servicios de embalaje y otros servicios relacionados (…)” (Agregado de esta Sala).
Agregó que “(…) pretende ampliar en Venezuela su protección marcaria a diversas clases. De hecho, según se evidencia de la impresión del CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE REGISTRO que aparece en la página del SAPI (…) la recurrente (…) ya es titular del registro de la marca (…) No. S-042838 de fecha de registro 28 de julio de 2009, en la clase internacional 37 para distinguir: ‘Instalación y reparación de transportadores neumáticos y partes de los mismos, para el transporte de mercancías de volumen’ [por lo que] se puede desprender que esta marca fue solicitada conjuntamente con la marca del acto de negatoria objeto de la presente demanda [resultando] bastante arbitrario y contradictorio que ambos, el SAPI y el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, hubiesen estado de acuerdo en otorgar registro de marca a [su] representada para la marca (…) en la clase de servicios 37 para prestar el ‘servicio como tal en el campo comercial en que se desempeña’, y negar el registro de la misma marca (…) para los productos que vende y alquila (…)” (Agregados de esta Sala).
Con base a lo expuesto, solicitó “(…) [se] declare LA NULIDAD ABSOLUTA de la Resolución DM/N°062-14 de fecha 21 de agosto de 2014, emanada del Ministerio del Poder Popular para el Comercio (…) y en consecuencia, revoque la resolución impugnada y ordene la concesión de la marca de [su] representada (…)” (Agregados de esta Sala).
III
DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
En fecha 9 de julio de 2015, la abogada Marianella Serra, previamente identificada, actuando en representación de la República, consignó escrito de conclusiones con ocasión de la audiencia de juicio, en el que expuso las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
Señaló que “(…) la Resolución N° 062-14, de fecha 21 de agosto de 2014 objeto de nulidad, fue emitida tomando en consideración las circunstancias fácticas y jurídicas del caso concreto; es decir, que los hechos fueron debidamente analizados y comprobados; y se subsumen en las disposiciones normativas que le sirvieron de fundamento para dictar el acto en cuestión (…)”.
Indicó que “(…) el principal perjudicado con el registro de la marca Möller Fluidflow es el consumidor, haciéndolo incurrir en un error en la adquisición del bien, ya que pudiera llegar a obtener productos que no cubran sus necesidades, debido a la similitud existente en la marca, el servicio ofrecido, y los signos confrontados, ello implica que dicha semejanza en las marcas, trae como consecuencia una conexión competitiva en el mismo mercado (…)”.
Expuso que “(…) la Administración al momento de analizar y comparar los signos de ambas marcas confrontadas, evidenció una semejanza entre ellos, en el cual a pesar de tener un diseño diferente, no le otorga la ‘distintividad’ suficiente para que el público o consumidor final del producto o servicio pueda verificar la diferencia inmediata, aunado a que, se verificó la similitud fonética de la marca solicitada en registro y negada, independientemente de la clasificación que se trate (…)”.
Afirmó que “(…) el SAPI y posteriormente el Ministerio del Poder Popular para el Comercio, negaron el registro de la marca Möller Fluidflow, debido a la similitud con la marca confrontada A.P.Moller, ya que la misma se presta a confusión y puede inducir al público-consumidor en un error por indicar una falsa procedencia o cualidad del producto ofrecido; además que la marca a registrar y negada no reviste de ‘novedad, ni originalidad’ alguna, tal y como lo prevé la Ley de Propiedad Industrial (…)”.
Agregó que “(…) la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, de manera reiterada ha venido delineando, los criterios interpretativos sobre la Ley de Propiedad Industrial, visto que en ‘materia marcaria’, se fundamenta en la necesidad colectiva, de que los productos objeto del comercio contengan un signo distintivo exclusivo que sirva para diferenciarlo de otros similares en el mercado, evitando así la confusión o equivocación del público consumidor, a quien asiste el derecho a no ser inducido a error en relación con los productos de su preferencia que coexisten en un mercado de libre competencia (…)”.
Por último, solicitó se declare sin lugar la presente demanda de nulidad interpuesta contra la Resolución DM/Nro. 062-14 del 21 de agosto de 2014.
IV
DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
En fecha 9 de julio de 2015, la abogada Roxana Orihuela Gonzatti (INPREABOGADO Nro. 46.907), en su carácter de Fiscal Segunda del Ministerio Público, consignó escrito de informe fiscal, bajo las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
Como punto previo, solicitó a la parte actora, consignara el Boletín de la Propiedad Industrial donde aparece publicada la Resolución cuya nulidad se recurre, a los fines de verificar la caducidad de la acción, ya que el mismo no consta en autos.
En lo referente al fondo de la controversia, señaló, posterior a citar la Resolución in comento, que la marca “(…) MÖLLER FLUISDFLOW sí se parece a la marca registrada A.P. MOLLER (…)” con base en las razones siguientes:
“(…) 1.- Ambas marcas tienen parecido fonético, ya que la interpretación que debe dársele a este requisito previsto en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial debe ser contextualizado y en sintonía con la realidad venezolana y el idioma castellano que es el oficial conforme al artículo 9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, en Venezuela, al no hablar alemán, -origen del signo negado- pronunciaremos el término MOLLER en ambas marcas, tal y como se escribe y suena para nosotros, careciendo de importancia por tanto que el signo MÖLLER lleve diéresis o no.
2.- Igualmente, como en nuestro país hablamos castellano, no conocemos de la palabra inglesa ‘FLUIDFLOW’ y por ello, al no resultarnos familiar e incluso de difícil pronunciación, dicho término no es un elemento relevante de fácil recordatorio como identificador de productos, en consecuencia, para el consumidor lo más gráfico, fácil y corto es el término MOLLER, común en la marca registrada y en aquella cuya solicitud de registro fue negada, pudiendo por tanto, inducirlo a error en el mercado, no teniendo cabida etiquetar, a ese consumidor como especializado y por tanto conocedor, ya que la función del Estado es proteger a los consumidores en general.
3.- Para el Ministerio Público la solicitud de registro: ‘MÖLLER FLUIDFLOW’, no cumple la finalidad que debe cumplir una marca, es decir, identificar y distinguir productos y servicios, pues al estar constituida por una palabra en alemán y otra palabra en inglés, no logra el cometido de que el consumidor venezolano que desconozca, distinga a qué artículos o a qué servicios se asocia y por ello, no debe ser registrada en nuestro país, no encontrando justificación el que puedan o no existir en la actualidad marcas que se encuentren en supuestos similares, pues la construcción de nuestra independencia e identidad se debe construir cada día (sic) (…)”.
Fundamentado en lo anterior, concluyó solicitando a esta Sala que la presente demanda de nulidad fuese declarada sin lugar.
V
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
La presente controversia versa sobre la pretensión de nulidad accionada contra la Resolución DM/Nro. 062-14 de fecha 21 de agosto de 2014, mediante la cual el Ministro del Poder Popular para el Comercio declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Nro. 708 del 19 de septiembre de 2013, dictada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual que, a su vez, declaró sin lugar el recurso de reconsideración intentado contra la Resolución Nro. 1375, dictada por el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), en fecha 6 de noviembre de 2009, publicada en el Tomo I del Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 508 de fecha 17 de noviembre de 2008, a través del cual se negó de oficio la solicitud del signo “MÖLLER FLUIDFLOW”, inscrita bajo el Nro. 2006-028914, Clase 07 Internacional.
En ese sentido, la parte actora alegó en su demanda el vicio de falso supuesto de derecho, en virtud de que, si bien las marcas confrontadas comparten la palabra “Moller”, “(…) se podría indicar que el centro de la distintividad recae en el conjunto respecto a su todo, la combinación con la palabra FLUIDFLOW, la sintaxis de las letras y el diseño de la etiqueta (…)”.
Además de lo anterior, agregó que “(…) ambos signos compartirían la palabra MOLLER a pesar de que en el signo de [su] mandante se escribe de forma distinta: MÖLLER. Esta palabra deriva del nombre de la empresa de [su] poderdante (…) con la particularidad que usa la diéresis (…) en la letra ‘Ö’ [conformando] una etiqueta con un diseño bien específico [lo que es] suficiente para permitir la registrabilidad de la marca (…) dado que en la actualidad (…) coexisten pacíficamente sin causar riesgo de confusión, al menos 13 marcas registradas contentivas de la palabra MOLLER en alguna forma dentro de su elemento denominativo reinvindicado (…)” (Agregados de esta Sala).
Asimismo, respecto al producto de su marca, destacó que “(…) es una MÁQUINA y no un servicio de transporte (…). De hecho, un ‘transportador neumático’ es una máquina (…) de transporte continuo que se emplean ampliamente en la industria para transportar materiales secos, finos y a granel. El transporte neumático se basa en el movimiento de sólidos en una corriente de aire a una velocidad determinada y en una dirección predeterminada [mientras que] el ámbito de negocios que distingue la marca A.P. Moller se refiere particularmente a una empresa internacional de origen danés, la cual se dedica al negocio de ‘cargueros en Venezuela’ (…)” (Agregados de esta Sala).
Por su parte, la Procuraduría General de la República señaló en su escrito de consideraciones consignado al momento de celebrarse la audiencia de juicio, que “(…) la Administración al momento de analizar y comparar los signos de ambas marcas confrontadas, evidenció una semejanza entre ellos, en el cual a pesar de tener un diseño diferente, no le otorga la ‘distintividad’ suficiente para que el público o consumidor final del producto o servicio pueda verificar la diferencia inmediata, aunado a que, se verificó la similitud fonética de la marca solicitada en registro y negada, independientemente de la clasificación que se trate (…)”.
Con relación a la denuncia bajo análisis, esta Sala debe reiterar lo establecido en ocasiones anteriores respecto del vicio de falso supuesto, en sus dos manifestaciones, esto es, el falso supuesto de hecho que ha sido interpretado como un vicio que tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo y el falso supuesto de derecho, que tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto o cuando se le da a la norma un sentido que no tiene. En ambos casos, se trata de un vicio que por afectar la causa del acto administrativo acarrea su nulidad. (Vid. Sentencias de esta Sala Nros. 504 y 898 del 30 de abril de 2008 y 22 de julio de 2015, respectivamente).
Expuesto lo anterior, debe esta Sala señalar que los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, señalan lo siguiente:
“Artículo 33.- No podrán adoptarse ni registrarse como marcas:
(…Omissis…)
11) la marca que se parezca gráfica o fonéticamente a otra ya registrada, para los mismos o análogos artículos; y,
12) la que pueda prestarse a confusión con otra marca ya registrada o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o cualidad (…)”.
Del artículo previamente transcrito, entiende esta Sala que, frente a cualquier parecido que genere una confusión gráfica o fonética entre dos marcas de agentes económicos distintos entre sí, que pueda inducir al error por parte del consumidor, el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) como órgano regulador del derecho marcario está en la obligación de negar el registro de la última de las marcas solicitadas frente a la que ya se encuentra registrada.
La jurisprudencia de este Alto Tribunal ha venido estableciendo los diferentes elementos que han de tomarse en cuenta para determinar si existe un parecido suficiente entre dos marcas, como para que resulte imposible legalmente la coexistencia de las mismas en el mercado. Ello, atendiendo siempre a la causa de la institución respectiva que, en materia marcaria, se fundamenta en la necesidad colectiva de que los productos objeto del comercio contengan un signo distinto exclusivo que sirva para diferenciarlo de otros similares en el mercado, evitando así la confusión o equivocación del público consumidor, que tiene derecho a no ser inducido a error en relación con los productos de su preferencia coexistentes en un mercado de libre competencia. (Vid. Sentencia de esta Sala Nro. 72 del 22 de enero de 2009)
En ese sentido, esta Sala ha sostenido el criterio conforme al cual la marca “compleja” es la integrada por varios elementos nominativos o gráficos y nominativos, que constituyen un conjunto en su totalidad, vale decir, unitario, complejo e indivisible, el cual individualiza la marca como signo diferenciador de productos análogos.
De ahí que, para juzgar la confundibilidad entre marcas, cuando alguna de ellas sea de las denominadas “marcas complejas”, debe analizarse la marca en su conjunto y no cada uno de sus elementos por separado, aun cuando algunos de éstos puedan consistir en signos o palabras similares a otras ya registradas que, por su naturaleza, dentro del conjunto, no quedarían protegidas aisladamente, por sí solas, como un derecho exclusivo de uso, puesto que el registro es sobre el conjunto que constituye la marca, y no sobre cada uno de sus elementos por separado. (Vid. Sentencia de esta Sala Nro. 514, de fecha 3 de abril de 2001).
En ese sentido, tal y como se mencionó anteriormente, la parte actora alega sobre su marca, que “(…) el centro de la distintividad recae en el conjunto respecto a su todo, la combinación con la palabra FLUIDFLOW, la sintaxis de las letras y el diseño de la etiqueta (…)”, siendo el mencionado diseño el siguiente:
De igual manera, ya que en la presente controversia la marca “A.P. MOLLER” no ostenta un diseño específico, la confusión debe surgir de una simple comparación de ambos signos y tomando en cuenta la apreciación de la fuerza expresiva o de impacto en el consumidor, por lo que, luego de efectuar un análisis de la estructura, así como la acentuación que debe tomarse en cuenta para establecer las diferencias entre las marcas nominativas en conflicto, en el presente caso se observa lo siguiente:
La Administración, para considerar a la marca “Möller Fluidflow” incursa en las prohibiciones a que aluden los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, expresa que entre ella y la marca “A.P. MOLLER” ya registrada “(…) evidencia una gran semejanza entre ellos, que a pesar de que el signo solicitado posea un diseño, el mismo no le otorga la distintividad suficiente (…)”.
En criterio de la demandante, si la Administración hubiese evaluado el efecto del conjunto que ofrecen los elementos constitutivos de la marca “Möller Fluidflow”, habría concluido en la inconfundibilidad de los dos signos distintivos.
En este sentido, cabe reiterar que en materia de propiedad industrial son escasas las reglas con valor permanente para concluir en la confundibilidad de marcas. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala han establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, los cuales no tienen un carácter taxativo sino meramente enunciativo y deberán ser aplicados a la luz de cada caso concreto (Vid. Decisión Nro. 514, de fecha 3 de abril de 2001, ratificada en la sentencia Nro. 72, del 22 de enero de 2009, citada supra). La referida sentencia expone lo siguiente:
“(…) a) La confundibilidad entre marcas debe ser evidente y no el resultado de un análisis por separado de cada uno de los elementos que integran la respectiva marca: la confusión debe resultar pues, de la comparación que se haga a simple vista o de ser oída. En este examen debe también apreciarse el impacto que pueda producir el o los elementos que por resaltar suficientemente dentro de su propio conjunto, constituirían la imagen figurativa y/o fonética característica individualizadora a recordar por el consumidor.
b) Las marcas gráficas y complejas deben juzgarse en su conjunto y no por elementos tomados aisladamente;
c) La acentuación prosódica u ortográfica, sin que constituya por sí sola un elemento de juicio, debe tomarse en cuenta al establecer las diferencias. De allí que puedan coexistir marcas nominativas con algunas sílabas idénticas, si el resto de las sílabas que integran la palabra y su acentuación difieren a tal punto que evitan toda posible confusión;
d) Debe considerarse también, la naturaleza de los bienes que pretende identificar la marca; si pertenecen a la misma clase, su estructura y su ámbito comercial (…)”.
Expuesto lo anterior, y al momento de realizarse el estudio comparativo de las marcas in comento, advierte este órgano jurisdiccional que si bien ambas marcas poseen la palabra “Moller”, tal parecido es insuficiente a los fines de concluir en su similitud y por tanto, en su incompatibilidad en el mercado.
En efecto, este Alto Tribunal debe establecer que, para que entre dos marcas comerciales, exista “parecido fonético” suficiente como para impedir el registro de una de ellas, es necesario que tal similitud resulte de la comparación que de conjunto se haga de las marcas, y no del minucioso análisis de cada uno de sus elementos; máxime en casos como el de autos, en el cual una de las marcas en conflicto es de naturaleza compleja.
En el mismo orden, se constata que la parte recurrente pretende el registro del término “Möller Fluidflow”, compuesto por la palabra “Möller”, el cual debe ser enunciado mediante una fonética especial, que consiste en darle una entonación distinta a la letra “o” con diéresis. Con todo lo anterior, “Möller” se pronunciaría “Muler”, lo cual difiere completamente de la palabra Moller (pronunciada tal como se escribe). Considera así la Sala que el sentido fonético que se aspira dar a la marca en debate logra una particularidad suficiente para distinguirla del registro existente.
Igualmente, la palabra “Fluidflow”, es el resultado de la unión de dos (2) palabras en idioma inglés, “fluid” (fluido) y “flow” (flujo), lo cual crea una palabra que no existe en la lengua inglesa y que deviene así en un nombre fantasioso, altamente distintivo, tal y como fue argumentado por la parte actora en su escrito del recurso jerárquico interpuesto el 28 de octubre de 2013.
Ahora bien, visto que el examen comparativo de ambas marcas no puede limitarse al parecido fonético entre ellas, se añade a lo referido la composición gráfica y literal de la marca “Möller Fluidflow”, cuya descripción en el Registro Nro. S-042838 es la siguiente: “Instalación y reparación de transportadores neumáticos y partes de los mismos, para el transporte y mercancías de volumen”. Debe agregarse a lo anterior, el hecho de que la empresa solicitante de la marca se denomina Möller Materials Handling GMBH. Por su parte, la marca que se encuentra registrada consiste exclusivamente en las palabras “A.P. MOLLER”, y es propiedad de la sociedad mercantil Transporte Marítimo Maersk Venezuela, S.A.
Así, el examen comparativo realizado por esta Sala en la presente controversia, revela que los elementos literales, gráficos y fonéticos, que constituyen la marca “Möller Fluidflow” impiden, en su conjunto, que el consumidor a una primera impresión de la marca, pueda confundirla con la marca “A.P. MOLLER”.
Determinado lo anterior, examinadas por esta Sala las circunstancias que rodean el caso concreto, resulta incorrecta la aplicación que, al caso de autos, pretendió hacer la Administración de la prohibición contenida en los numerales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial. Así se declara.
Sumado a esto, considera necesario esta Sala realizar un análisis respecto al objeto de ambos productos, de conformidad con lo establecido en los certificados electrónicos de registro. En ese sentido, la marca “Möller Fluidflow”, cumple con la “Instalación y reparación de transportadores neumáticos y partes de los mismos, para el transporte y mercancías de volumen”, mientras que la marca “A.P. MOLLER” realiza “Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes, transporte pasajeros aéreo, marítimo y terrestre, guardamuebles, mudanzas grúas, taxis, estacionamiento vehículos, refrigerado, distribución y entrega productos, embalaje” (Vid. Folios 27 y 29 del expediente judicial)
En este punto, es importante establecer que la parte actora alega respecto de su producto, que “(…) es una MÁQUINA y no un servicio de transporte (…). De hecho, un ‘transportador neumático’ es una máquina (…) de transporte continuo (sic) que se emplean ampliamente en la industria para transportar materiales secos, finos y a granel. El transporte neumático se basa en el movimiento de sólidos en una corriente de aire a una velocidad determinada y en una dirección predeterminada [mientras que] el ámbito de negocios que distingue la marca A.P. Moller se refiere particularmente a una empresa internacional de origen danés, la cual se dedica al negocio de ‘cargueros en Venezuela’ (…)” (Agregados de esta Sala).
De lo anteriormente expuesto, observa esta Sala que existe una notable diferencia entre la actividad económica vinculada a la marca “Möller Fluidflow”, la cual se refiere a transportadores neumáticos, y el servicio asociado a la marca “A.P. MOLLER”, que se refiere a transporte aéreo, marítimo o terrestre y embalaje.
En ese sentido, visto que ambas marcas no están dentro del mismo mercado, mal podría la parte recurrida, a través del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) negar de oficio la inscripción de una marca, bajo estas premisas.
A la inconfundibilidad entre ambas marcas, se suma, por una parte, el hecho de que la marca “Möller Fluidflow” se encontraba precedentemente registrada en la clase internacional 37, para distinguir “Instalación y reparación de transportadores neumáticos y partes de los mismos, para el transporte y mercancías de volumen”, y ha coexistido con la marca “A.P. MOLLER” pacíficamente, ya que no consta en los autos que haya habido impugnaciones, solicitudes de nulidad, ni que en la vida diaria de las transacciones comerciales, se sepa de conflictos entre las dos empresas por motivo del uso de sus respectivos signos.
Aunado a esto, tal y como fue señalado por la parte actora en su escrito de fecha 9 de julio de 2015, y confirmado mediante oficio Nro. DRPI/EA/2015-145, de fecha 2 de julio de 2015, el cual riela al folio 84 del expediente judicial, el registro de la marca “A.P. MOLLER” estuvo vigente “(…) hasta el pasado 15 de Abril de 2015, y pudo verificarse que no le fue presentada su renovación en el tiempo legal establecido para tal efecto (…)”, razón por la cual mal podría la Administración, por órgano del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), negar el registro de la marca “Möller Fluidflow”.
Por las razones expuestas, es por lo que considera esta Sala que el demandado incurrió en el falso supuesto de derecho alegado, puesto que no existen elementos que hagan necesario negar -de oficio- el registro de la marca “Möller Fluidflow”, razón por la cual este Alto Tribunal declara con lugar la presente demanda de nulidad y, en consecuencia, nula la Resolución DM/Nro. 062-14 de fecha 21 de agosto de 2014. Por tanto, corresponderá a la Administración dictar un nuevo acto mediante el cual se analice la procedencia de la solicitud de registro Nro. 2006-028914, Clase 7 Internacional, formulada por la actora respecto de la marca “Möller Fluidflow”, debiendo tomar en cuenta las consideraciones realizadas en el presente fallo. Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
1.- CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil MÖLLER MATERIALS HANDLING GMBH, contra el acto administrativo contenido en la Resolución DM/Nro. 062-14 de fecha 21 de agosto de 2014, dictada por el entonces MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA EL COMERCIO, mediante el cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Nro. 708 del 19 de septiembre de 2013 que, a su vez, declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado contra la Resolución Nro. 1375, emanada del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) el 6 de noviembre de 2009, publicada en el Tomo I del Boletín de la Propiedad Industrial Nro. 508, de fecha 17 de noviembre de 2008, a través de la cual se negó de oficio la solicitud del signo “MÖLLER FLUIDFLOW”, inscrita bajo el Nro. 2006-028914, Clase 07 Internacional.
2.- ANULA el acto administrativo recurrido.
3.- ORDENA al Registro de la Propiedad Industrial emitir nuevo acto administrativo, a los efectos de decidir la solicitud de registro Nro. 2006-028914, Clase 7 Internacional, presentada por la recurrente el 12 de diciembre de 2006, para lo cual deberá tomar en cuenta las consideraciones realizadas en este fallo.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese a la Procuraduría General de la República. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
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La Presidenta - Ponente MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL |
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La Vicepresidenta EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO |
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La Magistrada, BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO
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El Magistrado INOCENCIO FIGUEROA ARIZALETA |
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El Magistrado MARCO ANTONIO MEDINA SALAS
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La Secretaria, YRMA ROSENDO MONASTERIO
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En fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciséis, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01040. |
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La Secretaria, YRMA ROSENDO MONASTERIO |
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