La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en ponencia del magistrado Levis Ignacio Zerpa declaró con lugar un recurso contencioso administrativo de nulidad dictado por el Director General del Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Producción y el Comercio), actuando por delegación del Ministro, la cual negó el registro de la marca “HI-C” para distinguir “aguas minerales y gaseosas, naturales y artificiales y otras bebidas no alcohólicas, jarabes”. La Sala luego de un profundo análisis dictaminó que  “HI-C” puede coexistir con la marca “HIT” propiedad de la sociedad mercantil Hit de Venezuela y que alegaba que existiría confusión entre los consumidores. El fallo ordenó al Ministro de Industria y Comercio, una vez verificado el cumplimiento de los extremos de ley, proceder a la expedición de la marca “HI-C”.

ANTECEDENTES DEL CASO

El 15 de abril de 1994, los abogados Cecilia Acosta Mayoral, Rafael Guevara Mata y Marianella Corsi, apoderados judiciales de la sociedad mercantil The Coca-Cola Company, interpusieron un recurso contencioso administrativo de nulidad contra el acto administrativo emanado del Director General del Ministerio de Fomento, actuando por delegación del Ministro, contenido en la Resolución N° 774 del 07 de abril de 1992, mediante la cual se le negó el registro de la marca “HI-C”, confirmando así la Resolución N° 1.677 del 13 de septiembre de 1989, dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial, publicada en el Boletín N° 360, del 15 de septiembre de 1991.

Según la compañía demandante, el 29 de octubre de 1985, solicitó el registro de la marca comercial “HI-C”, para distinguir “aguas minerales y gaseosas, naturales y artificiales y otras bebidas no alcohólicas, jarabes”, Clase 45. Pero, el 06 de mayo de 1987, la sociedad mercantil Hit de Venezuela, S.A., propietaria de la marca de fábrica denominada “HIT”, formuló oposición contra la mencionada solicitud de registro, alegando que la marca cuya protección se demandaba estaba incursa dentro de las prohibiciones contempladas en los ordinales 11 y 12 del artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial, al existir presunta confusión y similitud entre las marcas “HI-C” y “HIT”.

El 13 de septiembre de 1989, el Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento, mediante la Resolución N°1.677, declaró con lugar la oposición planteada por Hit de Venezuela, S.A., negando el registro solicitado. La anterior decisión fue apelada por The Coca-Cola Company  el 20 de septiembre de 1991 ante el Ministro de Fomento y el 07 de abril de 1992, el Director General del Ministerio de Fomento, actuando por delegación de atribuciones del Ministro, mediante Resolución N° 774, confirmó la referida Resolución 1.677.

            The Coca-Cola Company, entre otras cosas, alegó que el acto impugnado fue dictado por un funcionario incompetente, al cual no le había sido atribuida expresamente, como lo exige el Reglamento de Delegación de Firma de los Ministros del Ejecutivo Nacional, la potestad para resolver las apelaciones interpuestas por ante el Ministro de Fomento.

Indicó la parte demandante que al dictarse la Resolución Nº 744 no se evaluó el argumento relativo al registro que sobre la marca de fábrica “HI-C” tiene la empresa accionante desde el 28 de febrero de 1958, para distinguir productos análogos a los que serían amparados por la marca solicitada “y al hecho evidente de que dicha marca ha coexistido con la marca “HIT’, propiedad de la empresa opositora, por más de treinta años”.

Con respecto a lo anterior señalaron en su escrito de demanda que no hay inconveniente en otorgar marcas iguales o parecidas al mismo titular, tratándose de una extensión del registro ya otorgado.

Además, alegan que la comparación hecha por el Ministerio de Fomento contrarió la doctrina administrativa de ese mismo despacho y la jurisprudencia de este Alto Tribunal en relación con la valoración de las marcas complejas, al respecto indicaron que entre las marcas “HI-C” y “HIT” no ha debido hacerse mediante un simple análisis gramatical, sino tomando en cuenta el efecto del conjunto que ofrecen los elementos constitutivos de las mismas, porque el comprador general, no entra en comparaciones minuciosas de los vocablos y figuras que integran las marcas complejas, sino que atiende a la impresión instantánea que le produce el efecto del conjunto.

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES PARA DECIDIR EL CASO

La Sala Política al estudiar el caso, se pronunció en primer lugar sobre la denuncia de incompetencia del Director General del Ministerio de Fomento en dictar la Resolución impugnada. Al respecto, recordó la Sala del máximo tribunal de país que en la Resolución N° 2.942 del 16 de octubre de 1990, el mencionado Ministro estableció las atribuciones específicas que transferiría al Director General de Ministerio, y contempló en su ordinal 10 como objeto de la misma, la delegación del “conocimiento y decisión de los recursos jerárquicos que se interpongan ante el Ministro de Fomento”; no habiéndose por tanto, excedido el funcionario indicado de las funciones que le fueron transferidas, en consecuencia, la Sala desestimó por improcedente la denuncia de incompetencia.

Acerca de la posible confusión que existiría en el mercado entre las marcas “HI-C” y “HIT”, la misma Sala Político Administrativa ha establecido determinados criterios para apreciar la semejanza entre marcas, (sentencias de la S.P.A. del 14 de junio de 1984 y 07 de noviembre de 1995, casos: Sáfilo Societa Azionaria Fábrica Italiana Lavorazione Occhiale (SAFILO S.P.A.) y THE CLOROX COMPANY, respectivamente).

En base a los criterios establecidos en la jurisprudencia del máximo tribunal, la Sala encontró que si bien las marcas en pugna contienen términos integrados por tres letras, que por igual comienzan por una “h” seguida de la vocal “i” y terminan con una consonante cortante, esto es, que frena el sonido conformador del término, tal parecido es insuficiente a los fines de concluir en su similitud y por tanto, en su incompatibilidad en el mercado.

Además, la composición y la pronunciación de las marcas es diferente, a saber, “HI-C”, está compuesta por dos sílabas separadas por un guión y se debe pronunciar “Jai-Ce”, mientras que la “HIT” está integrada por una sola sílaba y debe ser pronunciada como  “Jit”. Inclusive, la composición gráfica y literal de ambas palabras son diferentes.

En vista de lo anterior, la Sala constató que hecho el examen comparativo, con base en las reglas establecidas, revela que los elementos literales, gráficos y fonéticos, que constituyen la marca “HI-C” impiden, en su conjunto, que el consumidor a una primera impresión de la marca así plasmada en la etiqueta, pueda confundirla con la marca “HIT”, según se desprende de la sentencia emitida por la Sala Político Administrativa.

Agregó la Sala en su fallo que “la expresión “HI-C” es constitutiva de un signo distintivo precedentemente registrado en Venezuela, cuya titularidad corresponde a The Coca-Cola Company y que distingue productos similares (alimentos incluyendo jugos de frutas y de vegetales, frutas, vegetales –clase 46-) a los que corresponden a la nueva solicitud de registro (aguas minerales y gaseosas, naturales y artificiales y otras bebidas no alcohólicas, jarabes –clase 45-); y por la otra el hecho de que la marca “HI-C” precedentemente registrada, ha coexistido por más treinta años con la marca “HIT” pacíficamente, ya que no consta en los autos que haya habido impugnaciones, solicitudes de nulidad, ni que en la vida diaria de las transacciones comerciales, se sepa de conflictos entre las dos empresas productoras por motivo del uso de sus respectivos signos”, por lo que lo anterior también favorece a la coexistencia entre ambas marcas.

DECISION

En consecuencia, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar el recurso de nulidad interpuesto por The Coca-Cola Company, contra el acto administrativo del Director General del Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Producción y el Comercio), actuando por delegación del Ministro, contenido en la Resolución N° 774 del 07 de abril de 1992. En vista de lo cual la Sala anuló dicha Resolución y ordenó al Ministro de Industria y Comercio, una vez verificado el cumplimiento de los extremos de ley, con prescindencia del que ha sido examinado en la presente decisión, proceder a la expedición de la marca “HI-C”.